Question préjudicielle - Déchéance d’une marque - Nom patronymique d’un créateur - Marque devenue trompeuse du fait de son usage par le cessionnaire
L’article 12, § 2, b), de la directive 2008/95/CE et l’article 20, b), de la directive (UE) 2015/2436 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas au prononcé de la déchéance d’une marque constituée du patronyme d’un créateur de mode au motif que, au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes, l’usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement est de nature à avoir pour effet que cette marque conduit le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé à croire, à tort, que ce créateur a participé à la conception des produits revêtus de ladite marque.
Cour de justice de l’Union européenne, 3e ch., 18 décembre 2025, C-168/24 (M20250395 ; JCP E, 3, 15 janv. 2026, p. 11 ; Propr. industr. 2, févr. 2026, comm. 11)
PMJC SAS c. [W] [X], [M] [X], Castelbajac Créative SAS
(Décision préjudicielle)
Dans son arrêt du 18 décembre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), saisie sur renvoi préjudiciel de la Cour de cassation[1], est venue préciser dans quelles circonstances la société cessionnaire d’une marque constituée du patronyme d’un créateur de mode peut être déchue de ses droits en raison de l’usage trompeur de la marque, dès lors que ce créateur ne participe plus à la conception des produits qui en sont revêtus.
Cet arrêt s’inscrit dans le sillage des différentes sagas judiciaires questionnant le caractère trompeur de marques correspondant au patronyme de créateurs de mode auxquels elles n’appartiennent plus, telles que les affaires Elizabeth Emanuel[2] devant la CJUE ou Inès de la Fressange[3] devant les juridictions françaises.
Dans la présente affaire, le créateur demandait la déchéance des marques JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC et JC de CASTELBAJAC, cédées à la société PMJC, au motif qu’elles seraient devenues trompeuses en raison de l’usage fait par la société cessionnaire. Le créateur lui reprochait d’exploiter les marques de façon à faire croire au public qu’il est toujours l’auteur des créations figurant sur des produits sur lesquels les marques sont apposées.
Le droit de l’Union européenne et le Code de la propriété intellectuelle disposent que le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits lorsque, après la date de son enregistrement, la marque est, par suite de l’usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, propre à induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services.
Si la Cour de cassation demande à la Cour de justice d’interpréter les articles 12 paragraphe 2, sous b) de la directive 2008/95/CE et 20, sous b), de la directive (UE) 2015/2436 relatifs à la déchéance d’une marque, elle l’interroge surtout sur les enseignements à tirer de la jurisprudence Elizabeth Emanuel de 2006, dans laquelle la Cour de justice avait jugé que le titulaire d’une marque correspondant au nom du créateur et premier fabricant des produits portant cette marque ne peut, en raison de cette seule particularité, être déchu de ses droits au motif que ladite marque induirait le public en erreur, notamment quand la clientèle attachée à cette marque a été cédée avec l’entreprise fabriquant les produits qui en sont revêtus.
La Cour de cassation a donc posé la question préjudicielle suivante : l’article 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/95/CE et l’article 20, sous b), de la directive (UE) 2015/2436 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent au prononcé de la déchéance d’une marque constituée du nom de famille d’un créateur en raison de son exploitation postérieure à la cession dans des conditions de nature à faire croire de manière effective au public que ce créateur participe toujours à la création des produits marqués alors que tel n’est plus le cas ?
À titre liminaire, la Cour de justice écarte une éventuelle différence d’interprétation entre l’article 12 de la directive 2008/95/CE et l’article 20 de la directive (UE) 2015/2436. En effet, dans leur version française, le premier disposait que le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits lorsque la marque « est propre [...] à induire le public en erreur », tandis que le second prévoit que la déchéance des droits peut être prononcée lorsque la marque « risque [...] d’induire le public en erreur ».
Cette modification n’a été introduite que dans la version française, et la Cour n’en tire aucune conséquence, estimant que cette modification ne manifeste aucune intention du législateur européen de modifier le critère relatif au degré de probabilité que le public soit induit en erreur.
Sur le fond, et en premier lieu, la CJUE s’interroge sur les types de caractéristiques des produits et des services sur lesquels la tromperie peut porter. Les articles précités disposent que c’est bien « notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique » de ces produits et services que doit porter la tromperie, de sorte que cette liste ne saurait être considérée comme limitative. Ainsi, rien n’exclut que la déchéance puisse être prononcée en raison d’une tromperie sur la paternité stylistique, à savoir sur la personne à l’origine de la conception des produits revêtus des marques ou ayant contribué à leur conception. La Cour ne le relève pas, mais l’on peut noter que le Tribunal de première instance avait déjà exploré cette hypothèse dans l’affaire Elio Fiorucci[4], même si la tromperie ou le risque de tromperie n’avait finalement pas été caractérisé en l’espèce, aucune preuve d’un usage postérieur à l’enregistrement n’ayant été rapportée.
Dès lors, la CJUE estime que, à l’instar de la provenance géographique, la paternité stylistique d’un produit peut, le cas échéant, constituer une caractéristique de ce produit qui fait naître des attentes spécifiques auprès du public. Cette paternité relève donc des éléments sur lesquels le public peut être « induit en erreur ».
En deuxième lieu, la Cour rappelle que la circonstance qu’une marque constituée du patronyme d’un créateur de mode est exploitée par une entreprise à laquelle ce créateur n’est désormais plus lié n’est pas suffisante, en tant que telle, pour justifier la déchéance de celle-ci. Elle rappelle également, à juste titre, qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, est conscient du fait que tous les produits revêtus d’une marque correspondant au nom d’un créateur n’ont pas nécessairement été conçus par celui-ci. En effet, dans le domaine de la mode, les marques patronymiques et leur cession à des sociétés tierces ne sont pas rares.
Il est nécessaire, en revanche, conformément à la jurisprudence constante de la Cour[5], qu’il existe une tromperie effective ou un risque suffisamment grave de tromperie.
La CJUE souligne ensuite qu’il ressort du libellé des dispositions précitées que la déchéance implique que soit pris en compte l’usage qui est fait de la marque par le titulaire ou avec son consentement. C’est ici que réside la différence avec l’examen de la nullité d’une marque pour déceptivité, pour lequel est requise une appréciation in abstracto au regard du signe tel que déposé et des produits et services tels que désignés. La déchéance pour déceptivité d’une marque devenue trompeuse nécessite, à l’inverse, une appréciation in concreto de l’usage du signe. La Cour en déduit, dans le cas d’une marque constituée du patronyme d’un créateur, qu’une tromperie ou un risque suffisamment grave de tromperie peut, le cas échéant, résulter d’une erreur du public, induite par l’usage qui est fait de cette marque par son titulaire ou avec son consentement quant à la paternité stylistique des produits revêtus de ladite marque.
C’est la distinction qu’avait effectuée la Cour dans l’arrêt Elizabeth Emanuel, puisque dans le cadre de la demande en nullité de la marque, elle avait justement relevé qu’une manœuvre jugée dolosive ne peut être analysée comme une tromperie puisque qu’elle n’affecte pas la marque elle‑même et, par voie de conséquence, la possibilité de l’enregistrer. Elle avait jugé que la nullité ne peut être prononcée au seul motif que le créateur et premier fabricant n’est plus titulaire de la marque, et avait appliqué la même solution pour la demande en déchéance. Cependant, elle n’avait pas exploré la possibilité que l’usage qui est fait de cette marque induise le consommateur en erreur, et n’avait ainsi aucunement exclut cette possibilité, ce que questionnait, en substance, la Cour de cassation. À défaut d’explications développées par la Cour de justice, l’avocat général Nicholas Emiliou exposait parfaitement la réelle portée de l’arrêt Elizabeth Emanuel, dans ses conclusions présentées le 27 mars 2025[6].
La CJUE, dans la présente affaire, comble cette brèche et affirme que la présence, sur les produits couverts par des marques constituées du patronyme d’un créateur de mode, d’éléments décoratifs appartenant à l’univers créatif spécifique de ce créateur et contrefaisant ses droits d’auteur peut constituer une circonstance pertinente afin de déterminer si l’usage de la marque est de nature à induire le public en erreur, dès lors qu’elle augmente le risque que le public perçoive erronément la paternité stylistique des produits couverts par ces marques.
En troisième et dernier lieu, la Cour constate que cette interprétation est conforme aux différents objectifs qui sous-tendent le droit de l’Union en matière de marques. Au regard de l’objectif de protection des consommateurs, ceux-ci doivent être en mesure d’effectuer de manière éclairée un choix entre plusieurs produits ou services concurrents. En outre, compte tenu de l’objectif tenant à la préservation d’une concurrence non faussée dans l’Union, il ne saurait être admis qu’une marque devienne, par l’usage qui en est fait, un instrument déloyal de captation de la clientèle.
La Cour de justice confirme donc que le droit des marques ouvre la possibilité pour un titulaire d’une marque correspondant au nom d’un créateur ne participant plus à la conception des produits, d’être déchu de ses droits, si l’usage qui en est fait induit le consommateur en erreur sur la paternité stylistique des produits sur lesquels la marque est apposée, ce qu’il reviendra au juge national d’apprécier. Sous réserve de l’arrêt de la Cour de cassation à venir, il semblerait que la solution retenue par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 12 octobre 2022[7], qui avait prononcé la déchéance partielle des droits de PMJC sur ses marques, soit conforme au droit de l’Union.
Léonard Munsch
Chargé de missions au service international et juridique de l'INPI
[1] Cass. com., 28 févr. 2024, PMJC SASU c. M. [W] [X] et al., 22-23.833 (M20240051 ; PIBD 2024, 1223, III-3 avec une note de S. Lepoutre).
[2] CJCE, 3e ch., 30 mars 2006, Elizabeth Emanuel, C-259/04 (M20060181 ; D. aff., 30, 7 sept. 2006, p. 2109, D. Poracchia et C. Maetz ; Comm. com. électr., juill.-août 2006, p. 29, C. Caron ; D. aff., 21, 1er juin 2006, p. 1455, J. Daleau ; Propr. industr., avr. 2020, chron. 3, J. Canlorbe).
[3] Cass. com., 31 janv. 2006, Inès de la Fressange SA c. Inès S et al., 05-10.116 (M20060032 ; PIBD 2006, 827, III-255 ; JCP E, 20-21, 18 mai 2006, p. 910, A. Mendoza-Caminade ; Comm. com. électr, avr. 2006, p. 27, C. Caron ; D. aff., 12, 23 mars 2006, p. 861, P. Allaeys).
[4] TPI, 5e ch., 14 mai 2009, Elio Fiorucci, T-165-06.
[5] CJUE, 2e ch., 8 juin 2017, W. F. Gözze Frottierweberei, C-689/15 (M20170292 ; PIBD 2017, 1076, III-539 ; Europe, 8-9, août-sept. 2017, p. 34, L. Idot ; Propr. industr., 9, sept. 2017, p. 3, A. Folliard-Monguiral ; Legipresse, 354, nov. 2017, p. 572, Y. Basire ; RTD Com, 4, oct.-déc. 2017, p. 877, J. Azéma ; Propr. intell., 66, janv.2018, p. 83, Y. Basire).
[6] Conclusions de l’avocat général M. N. Emiliou présentées le 27 mars 2025, PMJC, C‑168/24.
[7] CA Paris, pôle 5, 1re ch., 12 oct. 2022, 20/11628 (M20220269, PIBD 2023, 1197, III-6 avec une note de S. Lepoutre et C. Schweickhardt ; D IP/IT, févr. 2023, p. 69, C. Lamy ; Légipresse, 412, mars 2023, p. 165, Y. Basire).
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