Le titulaire de la marque verbale T'CHOUPI, enregistrée pour désigner des produits et services en classes 25 et 35, a formé opposition à la demande d’enregistrement portant sur le signe semi-figuratif « EXTRA PREMIUM Choupi », destiné à désigner divers produits et services en classes 5, 31 et 35.

1. Preuve de l’usage de la marque antérieure

Le demandeur à l’enregistrement a sollicité, pour les services de la classe 35, des preuves de l’usage de la marque antérieure T'CHOUPI au sens des dispositions de l’article L. 714-5 du CPI, sur le fondement de l’article L. 712-5-1 du même code, qui dispose notamment qu’ « aux fins de l'examen de l'opposition, la marque antérieure n'est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ».

La Cour de justice de l'Union européenne[1] considère que l'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque.

Par ailleurs, il est constant que le critère relatif à l'étendue de l'usage doit s'entendre comme incluant l'étendue territoriale de l'usage, son volume commercial, sa durée et qu'en matière de parrainages et partenariats, l'usage de la marque ne vaut que pour les produits et services réellement développés par son titulaire.

En l’espèce, les pièces produites par l’opposant ne sont pas pertinentes pour établir l’usage de la marque T’CHOUPI pour le « Service de vente au détail de : produits d'hygiène et de toilette (à savoir savons, gel douche, dentifrices, produits capillaires), savons, lotions pour les cheveux, shampoings, produits pharmaceutiques, matériel pour pansements, désinfectants, pansements, aliments pour bébé, aliments diététiques à usage médical, boissons et substances à usage médical, thé ».

Pour justifier de la vente au détail de produits d’hygiène sous la marque T'CHOUPI, il se prévalait d’un partenariat[2] avec l'Union française pour la santé bucco-dentaire (UFSBD) dans le cadre duquel la marque aurait été exploitée pour la promotion, la publicité et la commercialisation de brosses à dents et dentifrices au fluor. Le document de l’UFSBD produit aux débats mentionne des recommandations de santé publique à destination des enfants, aux côtés desquelles figure l'illustration d'un personnage brandissant une brosse à dents associée au message « Découvre d'autres aventures de T'Choupi ». Cependant, le signe « T’CHOUPI » n'est utilisé que pour désigner le personnage ainsi dénommé.

L’opposant invoquait également un partenariat avec une société tierce pour l’exploitation de la marque T’CHOUPI en « co-marquage » avec la marque Elmex. Le document promotionnel produit, qui propose « 2 produits Elmex enfant ou junior achetés = 1 livre T'choupi offert » assorti de la représentation du personnage se brossant les dents en tenant un livre « T'choupi », ne constitue toutefois pas une exploitation de la marque T'CHOUPI pour la commercialisation de produits d'hygiène, dont il est clairement indiqué qu'il s'agit de « produits Elmex ». L’association d’une marque de produits d’hygiène avec un livre dédié aux aventures d'un personnage dénommé « T'Choupi » » ne démontre quant à elle en rien l'utilisation du nom de ce personnage à titre de marque pour désigner ces produits.

La preuve d'un usage sérieux de la marque antérieure pour les « services de vente au détail de : aliments pour bébé » n’est pas plus rapportée. En effet, la production de contrats de licence de la marque T'CHOUPI, prévoyant la commercialisation de produits alimentaires en général, ne constitue pas une mise en contact avec le public. S'agissant des chocolats et confiseries désignés par la marque T’CHOUPI, les pièces produites ont tout au plus permis de démontrer un usage pour les services de vente au détail de produits alimentaires en général, mais n'établissent pas un tel usage pour la vente au détail d'aliments spécifiques pour bébés, lesquels sont conçus spécialement pour répondre aux besoins de ces derniers.

En outre, l’usage de la marque T’CHOUPI pour les services de publicité ou en lien avec la publicité n’est pas établi. En effet, l’exploitation du signe assortie du personnage de T'choupi par une société tierce, pour promouvoir ses propres activités marketing sous les marques France Télévision Distribution et Okoo, ne constitue pas un usage de la marque T’CHOUPI pour un service de publicité. Dès lors, le public ne percevra pas le signe comme une indication d'origine économique de tels services. Par ailleurs, les contrats de commission pour la commercialisation de produits dérivés des albums pour enfants ayant pour héros le personnage T'choupi ne démontrent aucune exploitation effective. Enfin les bilans annuels de l'exploitation de la licence T'CHOUPI ne font aucunement état d'une activité d'agence de publicité ou de la fourniture de prestations de services publicitaires.

L’usage de la marque T’CHOUPI pour les services « d'abonnement à des journaux, à des périodiques et à des magazines » n’est pas non plus démontré. Ces services consistent à proposer des souscriptions à des abonnements pour des journaux exploités par des tiers et non pas à proposer le journal vendu sous la marque par voie d'abonnement.

Enfin, aucune exploitation effective de la marque n’est démontrée pour les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; gestion de fichiers informatiques » par les pièces produites (licence d'exploitation de la marque, dossiers de présentation de la licence T'CHOUPI, lettres de prospection adressées à des fabricants ou exploitants et cartes de visite). En effet, une marque est exploitée pour ces services lorsque son titulaire ou le licencié les propose à des tiers et non pas lorsqu'il fournit ses services au sein de sa propre entreprise[3].

C’est donc à raison que l’INPI a retenu que la marque antérieure était réputée enregistrée, dans le cadre de l’opposition, pour les seuls produits et services suivants « Vêtements ; sous-vêtements ; couches en matières textiles ; culottes ; Service de vente au détail de : préparations alimentaires ».

2. Comparaison des produits et services

L’INPI a, à juste titre, rejeté tout lien de complémentarité entre les « aliments pour animaux » de la demande d’enregistrement, spécialement conçus pour eux et qui n'ont pas vocation à être consommés par les humains, et les préparations alimentaires visées par la marque antérieure. Le consommateur, qui ne les percevra pas comme provenant d'une même origine de fabrication, ne sera pas enclin à associer ces produits à une même provenance.

Par conséquent, seules les « culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques » de la demande d'enregistrement sont identiques ou similaires aux « couches en matières textiles » couvertes par la marque antérieure.

3. Comparaison des signes

La marque semi-figurative EXTRA PREMIUM Choupi demandée à l’enregistrement et la marque antérieure T'CHOUPI présentent une très forte proximité.

Visuellement, elles ont en commun la séquence « CHOUPI », qui présente un caractère dominant dans le signe contesté dès lors que les termes « EXTRA PREMIUM » apparaissent secondaires et que les éléments figuratifs ainsi que les couleurs n'altèrent pas la perception immédiate du signe. La différence tenant à la présence de la lettre « T' », placée en position d'attaque dans la marque antérieure, n'est pas plus de nature à écarter les ressemblances visuelles entre les signes. Phonétiquement, les signes ont des longueurs et des sonorités différentes mais présentent une même séquence « Choupi ». Sur le plan conceptuel, dans le signe contesté le terme « Choupi » n'a aucune signification particulière et, tout comme dans la marque première qui apparaît constituée d'un terme de fantaisie, le consommateur moyen ne pourra pas y attribuer une signification particulière.

Cette très forte proximité des signes, alliée à la similitude entre les « culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques » de la demande d'enregistrement et les « couches en matières textiles » de la marque antérieure, crée un risque de confusion pour le consommateur moyen, qui sera fondé à leur attribuer la même origine économique.

Enfin, le risque de confusion invoqué à l'appui de l'opposition s'apprécie au regard des produits et services tels que désignés dans le libellé des marques en présence et indépendamment des circonstances de leur exploitation tout comme la connaissance du héros d'aventures T'Choupi n'est pas de nature à créer un risque de confusion lorsque les produits et services en présence sont très différents.

C’est par conséquent à bon droit que l’INPI a considéré que l’opposition était partiellement justifiée pour les « culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques » de la demande d'enregistrement contestée.