La propriété de trois brevets européens déposés sous des priorités japonaises et désignant la France, qui protègent des fonctionnalités de la manette d’une console de jeu vidéo, a été cédée à une société d’un groupe japonais de l'industrie du jeu vidéo. Antérieurement à l’inscription de la cession au Registre national des brevets (RNB), cette société et la société britannique à laquelle elle a accordé des licences exclusives sur ces brevets ont assigné en contrefaçon une société française qui commercialise des manettes compatibles avec les différentes versions de leurs consoles de jeu. Cette dernière a formé une demande reconventionnelle en nullité de certaines revendications des brevets invoqués, notamment pour défaut de nouveauté et d'activité inventive. 

1) Sur la recevabilité de l’action en contrefaçon :

La société poursuivie a soulevé l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon des sociétés demanderesses pour défaut de qualité à agir.

Selon l’article L. 613-9, al. 1, du CPI, tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le RNB.

La société japonaise a rapporté la preuve (ex. avis juridique et attestation d’avocats japonais) de la transmission des brevets intervenue à son profit, le 1^er avril 2010, dans le cadre d’une scission de société entraînant la transmission d’actifs, y compris les droits de propriété intellectuelle. Il importe peu que les conditions de forme du transfert de brevets prévues par l’article L. 613-8 du CPI (exigence d’un écrit) n’aient pas été respectées dès lors qu’elles n’ont pas vocation à s’appliquer à des actes intervenus entre des sociétés japonaises, au Japon, en vertu du droit japonais.

Il est également établi que les formalités d’inscription au RNB de l’acte opérant le transfert des brevets (projet de scission avec constitution de société) ont été valablement réalisées le 13 août 2018, rendant le transfert opposable aux tiers à compter de cette date. Si à la date de l’assignation, le 19 janvier 2017, la société cessionnaire n’était pas recevable à agir en contrefaçon des brevets, faute d’inscription de leur cession à cette date, la fin de non-recevoir en résultant a été régularisée par les inscriptions intervenues postérieurement.

Selon l’arrêt de la Cour de cassation rendu dans la présente affaire, il résulte de l'application combinée des articles L. 613-9, al. 1, et L. 615-2, al. 1, du CPI et de l’article 126 du Code de procédure civile, qu'à compter de l'inscription au RNB du transfert de la propriété du brevet, l'ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d'obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert ainsi que, si l'acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert.

La société cessionnaire est donc recevable à agir en contrefaçon des brevets au titre des actes incriminés commis à partir du transfert intervenu le 1^er avril 2010.

Par ailleurs, la société licenciée est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

2) Sur la validité des brevets européens :

La société poursuivie a sollicité, pour la première fois en appel, la nullité de deux des brevets européens pour l’intégralité de leurs revendications. Elle se prévalait d’un arrêt d’une cour d’appel ayant jugé qu’est recevable la demande reconventionnelle en nullité de revendications non opposées par le demandeur, au motif que lesdites revendications sont dépendantes des revendications qui sont opposées[1]. Les demanderesses sont toutefois bien fondées à invoquer l’irrecevabilité de la demande en nullité des revendications qui ne lui sont pas opposées à défaut d’intérêt à poursuivre la nullité de telles revendications.

Les demandes en nullité des trois brevets pour défaut de nouveauté et d’activité inventive sont rejetées.

Concernant le brevet qui porte sur un dispositif d’actionnement de machines de jeu (manette), les parties s’opposent sur la date à prendre en considération pour la détermination de l’état de la technique. Ainsi, la société poursuivie soutient que la priorité revendiquée par la demande de brevet n’est pas valable dans la mesure où elle constitue un modèle ornemental japonais qui ne serait pas éligible au mécanisme de priorité unioniste prévu par l’article 4 de la Convention de Paris.

Cependant, cet article établit une correspondance entre un dessin et modèle et des titres visant à protéger des créations techniques et il n’exclut pas qu’une demande de brevet revendique comme priorité le dépôt d’un dessin et modèle. En outre, selon l’article 87 de la CBE, une demande de brevet peut jouir de la priorité issue d’une première demande déposée dans un délai de douze mois auparavant, si celle-ci porte sur « la même invention ». En l’espèce, il est admis que les dessins de la manette de jeu du modèle ornemental ont un aspect extérieur « strictement identique » à celle apparaissant sur les figures du brevet litigieux. Or, ces figures permettent d’identifier sans ambiguïté les différentes unités d’actionnement et leurs positions respectives. La titulaire du brevet peut donc valablement revendiquer la priorité de ce modèle ornemental.

Au regard de cette priorité, la manette qui aurait été divulguée par la société titulaire du brevet, lors d’une exposition qui s’est tenue au Japon juste après cette date, ne fait pas partie de l’état de la technique. Au surplus, cette manette ayant été exposée « sous verre », il ne peut en être déduit qu’elle aurait été rendue accessible au public. Elle ne remet donc pas en cause la nouveauté de la revendication 1 du brevet. Les autres documents de l’art antérieur opposés ne sont pas davantage destructeurs de sa nouveauté en raison soit de leur date de divulgation, soit de leurs caractéristiques différentes. Il n’est pas non plus démontré que cette revendication est dénuée d’activité inventive. La revendication principale étant valable, les revendications dépendantes le sont aussi.

Concernant le brevet qui porte sur une manette pour appareil de jeu vidéo permettant de jouer par l’actionnement de plusieurs boutons, il ne peut être retenu que les deux priorités japonaises revendiquées ne sont pas valables dans la mesure où celles-ci n’enseigneraient pas les caractéristiques de ce dispositif de commande.

Il résulte des tableaux fournis par la société titulaire du brevet que la manette destinée à échanger des données avec le corps de machine de la revendication 1, qui comporte deux poignées destinées à être tenues par l’utilisateur, ainsi que l’élément de réponse et sa position à un endroit prédéterminé, tout comme le fait qu’il soit actionné en réponse à des données de transmission dynamiques prédéterminées de manière à fournir une réaction à l’utilisateur, notamment sous forme de vibration, se déduisent directement et sans ambiguïté, conformément à la jurisprudence de l’OEB[2], des deux priorités revendiquées quand bien même le libellé des revendications de celles-ci ne correspond pas au mot près à celui des revendications du brevet européen. En conséquence, la manette de jeu divulguée dans l’exposition précitée et la demande de brevet opposée ne font pas partie de l’état de la technique et ne sont donc pas destructrices de la nouveauté de la revendication 1 du brevet européen. Il n’est pas non plus démontré que cette revendication est dénuée d’activité inventive. La revendication principale étant valable, les revendications dépendantes le sont aussi.

Le troisième brevet européen invoqué, portant sur un système informatique constitué d’une pluralité de terminaux de mise en œuvre et d’un processeur, est lui aussi valable, la société défenderesse ne démontrant pas que les revendications contestées sont dépourvues de nouveauté ou d’activité inventive.

3) Sur la contrefaçon des brevets européens :

La demande en contrefaçon des trois brevets est rejetée.

Concernant le premier brevet, les huit modèles de manette incriminés sont composés d’un certain nombre de caractéristiques que l’on retrouve dans les manettes divulguées par sa revendication 1. Toutefois, leur simple examen externe ne permet pas de vérifier qu'est reproduite la caractéristique de cette revendication, qui précise que chacune des quatre unités d’actionnement des manettes comporte une pluralité d’éléments d’entrée de signaux poussés par des actionneurs de poussée et des éléments de rotation.

Les demanderesses invoquent l’examen interne des manettes incriminées, tel qu’il résulterait des photographies extraites d’un rapport portant sur des tests réalisés par des conseils en propriété industrielle. Cependant, les traits et légendes qu’elles ont ajoutés sur les photographies, qui ne sont pas soutenus littéralement et explicitement par l’attestation des conseils en PI, ne sont pas suffisants pour démontrer que les éléments qualifiés par les demanderesses d’éléments d’entrée de signaux sur les manettes litigieuses sont effectivement de tels éléments, alors que la société poursuivie relève, à juste raison, que ces dispositifs sont désignés de façon approximative sur les photographies, lesquelles ne démontrent pas qu’ils seraient poussés par des actionneurs de poussée ou des éléments de rotation. En outre, le rapport, qui a été établi non contradictoirement et hors la présence d’un commissaire de justice n’est pas corroboré par des éléments extérieurs.

Il n’est donc pas démontré que toutes les caractéristiques de la revendication 1 du brevet sont reproduites par les manettes incriminées, le seul fait qu’elles soient compatibles avec les consoles des demanderesses ne pouvant suffire à l’établir.

La reproduction des caractéristiques de la revendication 1 des deux autres brevets européens invoqués n’est pas non plus démontrée, ni celle de leurs revendications dépendantes.

Le présent arrêt de la cour d’appel de Paris, rendu sur renvoi après cassation partielle, concerne notamment la question de la recevabilité de l’action en contrefaçon d’un brevet européen formée par le cessionnaire alors que l’inscription du transfert de propriété au RNB n’a été régularisée qu’après l’introduction de l’instance. Il s’aligne sur la solution dégagée par la Cour de cassation[3] dans la présente affaire et déclare la société cessionnaire des brevets européens invoqués recevable à agir pour les faits allégués commis antérieurement à la publicité de la cession.

Dans son premier arrêt, la cour d’appel de Paris[4] avait, au visa de l’article L. 613-9, al. 1, du CPI, jugé irrecevable l'action en contrefaçon de la société cessionnaire, les actes incriminés ayant été commis avant l’inscription du transfert des brevets au RNB. Elle avait retenu que l'acte juridique de transfert du droit n'est pas opposable aux tiers tant qu'il n'a pas été inscrit au registre et que, dès lors, la société cessionnaire ne pouvait se prévaloir de cette qualité dans ses rapports avec les tiers, avant la date de cette inscription. Elle avait conclu que cette société n'était donc pas, au jour de l'assignation, recevable à agir en contrefaçon et avait ajouté que la régularisation de l’inscription plus de 18 mois après ne pouvait avoir d’effet que pour les actes commis postérieurement à l’inscription.

Cet arrêt a été censuré sur ce dernier point par la Cour de cassation. celle-ci a d’abord rappelé le principe selon lequel l’exercice des droits par la société cessionnaire est subordonné à l’inscription du transfert au RNB. Elle a en effet indiqué que tant que cette formalité n’a pas été réalisée, l'ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l'acte lui ayant transmis la propriété du brevet et n'est donc pas recevable à agir en contrefaçon. Dans un arrêt datant de 2012[5] concernant le cas d’une licence exclusive sur une demande de brevet européen, elle avait retenu que jusqu’à la date de délivrance définitive du brevet, la société licenciée n’était recevable à agir en contrefaçon qu’à la condition que son contrat de licence soit inscrit au Registre européen des brevets (REB). Elle avait censuré l’arrêt d’appel qui, pour déclarer cette société recevable à agir en contrefaçon, avait retenu que les dispositions de l’article L. 614‑11 du CPI n’érigent pas la publication de la licence au REB en une condition de recevabilité de l’action en contrefaçon du licencié.

Dans leur moyen au soutien du pourvoi, les sociétés demanderesses soulevaient la question de la définition des « tiers » visés par l’article L. 613-9 du CPI, auxquels peuvent être opposés les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet. La règle édictée viserait, selon elles, uniquement à protéger « celui qui est susceptible d'avoir des droits sur le brevet en tant qu'objet de propriété » mais ne s'appliquerait pas à une situation dans laquelle le cessionnaire du brevet fait grief à un tiers d'avoir, en contrefaisant le brevet, violé les droits conférés par ce dernier. Le défaut d'inscription du transfert n'aurait donc pas pour effet de priver le cessionnaire de sa qualité pour agir en contrefaçon. Mais comme il a été vu plus haut, la Cour de cassation n’a pas fait de distinction entre les tiers.

Les sociétés demanderesses ont repris la formulation énoncée en 2016 par la Cour de justice de l’Union européenne dans deux arrêts portant sur des questions préjudicielles relatives à la recevabilité d’une action en contrefaçon d’un licencié en matière de marques[6] et de dessins et modèles[7]. Opérant une distinction parmi les tiers, en excluant les personnes soupçonnées de contrefaçon, la Cour de justice a dit pour droit qu’un licencié peut agir en contrefaçon de la marque de l’Union européenne ou du modèle communautaire faisant l’objet de la licence, bien que celle-ci n’ait pas été inscrite au registre. Pour aboutir à cette conclusion, elle s’est notamment attachée à la finalité de la règle édictée par l’article 23, § 1, 1^rephrase, du règlement (CE) n° 207/2009 et l’article 33, § 2, 1^re phrase, du règlement (CE) n° 6/2002, dont il ressort que l’exigence légale d’opposabilité aux tiers n’est pas applicable dans les rapports entre le licencié ou le cessionnaire et un tiers prétendu contrefacteur, mais seulement à l’occasion de conflits de propriété entre prétendus titulaires.

Par ailleurs, les sociétés demanderesses soutenaient dans leur moyen que l'inscription du transfert de propriété des brevets au RNB faisait disparaître l'éventuel défaut de qualité à agir du cessionnaire, peu important la date des actes argués de contrefaçon. En réponse, la Cour de cassation a énoncé le principe selon lequel « à compter de l'inscription au registre du transfert de la propriété du brevet, l'ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d'obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert ainsi que, si l'acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert ».

Dans des arrêts plus anciens, la Cour de cassation avait déjà retenu qu’un cessionnaire est recevable à agir en contrefaçon pour les faits antérieurs à la cession, à compter de son inscription au registre, dès lors que l’acte de cession le spécifie expressément[8]. Elle avait été suivie en ce sens par certains juges du fond [9]

En revanche, il s’agit de la première fois, à notre connaissance, qu’elle se prononce, par un arrêt de principe, sur la recevabilité de l’action en contrefaçon d’un cessionnaire à l’égard des actes qui auraient été accomplis par un tiers entre la date de la cession et celle de son inscription. Dans un arrêt antérieur[10], elle avait approuvé les juges d’appel qui avaient retenu que le défaut de qualité à agir du licencié d’une marque disparaissait à compter de la date à laquelle avait été effectuée la publicité pour faire valoir ses droits opposables aux tiers, peu important que les faits de contrefaçon aient été constatés antérieurement à cette inscription.

Les juges du fond s’étaient déjà prononcés sur cette question. En 2011, un arrêt de cour d’appel[11] a relevé, à propos de la période à prendre en considération pour l’évaluation du préjudice, que « la règle de l’opposabilité prévue [par l’article L. 613-9 du CPI] de la cession d’un brevet ne saurait avoir pour effet de permettre au contrefacteur de contrefaire le brevet en tout impunité tant que la transcription de la cession n’est pas effectuée ». Elle a ajouté que les sociétés poursuivies ne pouvaient se soustraire à la réparation du préjudice pour la période courant de la cession de brevet à la date de son inscription au registre, alors même qu’elles ne contestaient pas devoir réparation du préjudice pour la période antérieure à la cession. En 2022[12], un juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société cessionnaire du brevet européen en cause, pour les faits allégués commis entre la date de la cession de la totalité de l’actif et du passif de la société cédante et celle de la publication de ce transfert au REB.

Ce n’est toutefois pas la position qu’avait choisie la cour d’appel de Paris en 2022 dans son premier arrêt rendu dans l’affaire commentée. Antérieurement, d’autres juges du fond avaient, de la même manière, retenu que la cession d’un dessin et modèle ou d’une marque n’est opposable aux tiers qu’à compter de son inscription au registre et que le cessionnaire ne peut se prévaloir de ses droits que pour la période postérieure à cette publication[13].

La cassation partielle du premier arrêt de la cour d'appel et la position adoptée par la cour d’appel de renvoi présentent le mérite de clarifier la situation et d’apporter ainsi plus de sécurité juridique aux titulaires d’un titre de propriété industrielle.

Sylvie Lepoutre
Rédactrice au PIBD