Jurisprudence
Marques

Déchéance d’une marque déposée pour les automobiles et leurs pièces détachées - Usage pour des voitures de luxe ou leurs pièces détachées valant un usage sérieux pour toute la catégorie de produits

PIBD 1149-III-3
CJUE, 22 octobre 2020

Déchéance de la marque - Usage sérieux - Droit de l’UE - Étendue de l'usage - Exploitation pour une catégorie de produits et leurs pièces détachées ou pour une sous-catégorie autonome - Revente de produits d’occasion - Fourniture de services - Étendue territoriale de l'usage - Usage dans un État tiers - Charge de la preuve  

Texte
Marque n° 515 107 testarossa de la société Ferrari
Texte

Le titulaire des marques allemande et internationale testarossa visant les automobiles et leurs pièces détachées, dont la déchéance est requise devant une juridiction nationale, a utilisé ces marques pour identifier des pièces détachées et des accessoires de voitures de sport de luxe dont la commercialisation a été arrêtée. 

Au regard des articles 12 § 1 et 13 de la directive 2008/95/CE et des arrêts Ansul1 et ACTC2 de la CJUE, une marque enregistrée pour une catégorie de produits, tels que les automobiles, et de pièces détachées les composant doit être considérée comme ayant fait l’objet d’un usage sérieux pour l’ensemble des produits relevant de cette catégorie et les pièces détachées les composant, si la marque n’a fait l’objet d’un tel usage que pour certains de ces produits, tels que les voitures de sport de luxe, ou seulement pour leurs pièces détachées ou accessoires. Tel ne sera pas le cas si le consommateur désireux d’acquérir les produits couverts par la marque perçoit ceux-ci comme constituant une sous-catégorie autonome de la catégorie des produits pour laquelle la marque a été enregistrée. À cet égard, le seul fait que les produits pour lesquels la marque est utilisée relèvent d’un marché spécifique par rapport aux autres produits visés ne suffit pas pour considérer qu’ils constituent une sous-catégorie autonome. 

Une marque est susceptible de faire l’objet d’un usage sérieux lors de la revente par son titulaire de produits d’occasion, mis dans le commerce sous cette marque. Le fait que le titulaire ne peut pas interdire à des tiers, en raison de l’épuisement des droits,  l’usage de sa marque pour des produits déjà mis dans le commerce sous celle-ci ne signifie pas qu’il ne peut pas lui-même en faire usage pour de tels produits. 

Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsque son titulaire fournit certains services relatifs aux produits commercialisés antérieurement sous cette marque, comme des services d’entretien, à condition que ces services soient fournis sous ladite marque. 

La charge de la preuve de l’usage sérieux pèse sur le titulaire de la marque.

Cour de justice de l’Union européenne, 4e ch., 22 octobre 2020, C-720/18 et C-721/18 (M20200235 ; Propr. industr., déc. 2020, comm. 68, note d’A. Folliard-Monguiral)
Ferrari SpA c. DU
(Décision préjudicielle)

1 CJCE,  11 mars 2003, Ansul BV c. Ajax Brandbeveiliging BV, C-40/01  (M20030458 ; D Aff., 39, 6 nov.  2003, p. 2691, note de S. Durrande ; Propr. intell., 9, oct. 2003, p. 429, note de G. Bonet ; Propr. industr. 2003, comm. 43, note d’A. Folliard-Monguiral).

2CJUE, 2e ch., 16 juil. 2020, ACTC c. EUIPO, C-714/18.