Comparant protection par brevet d’invention et par brevet de modèle (design patent), l’auteur recommande de ne pas négliger ce dernier pour protéger les inventions de l’industrie pharmaceutique, en particulier les dispositifs médicaux.

L’Office américain des brevets et des marques (USPTO) délivre chaque année 25 000 brevets de modèle environ, un chiffre de très loin inférieur à celui des brevets d’invention. Cependant, les brevets de modèle ont gagné en visibilité ces dernières années grâce au montant des dommages-intérêts accordés dans l’affaire Apple/Samsung à propos du design des smartphones.

L’auteur compare les deux types de brevet. Contrairement au brevet d’invention, le brevet de modèle protège l’apparence du produit. Bien que la portée de sa protection soit plus étroite, un brevet de modèle est plus facile à obtenir et peut être utile pour décourager d’éventuels contrefacteurs. Sa portée est définie par les dessins plutôt que par le texte des revendications. Comme le brevet d’invention cependant, il doit porter sur une invention nouvelle et non-évidente ; mais son évaluation repose sur l’observateur ordinaire et non sur l’homme du métier. Sa durée de protection est de 15 ans au lieu de 20 pour le brevet d’invention.

La procédure de délivrance d’un brevet de modèle a l’avantage d’être moins coûteuse et plus rapide que celle d’un brevet d’invention : selon les derniers chiffres de l’USPTO, il faut compter environ 20 mois pour obtenir un brevet de modèle contre 3 à 5 ans pour un brevet d’invention. De plus, le taux de délivrance pour un brevet de modèle est de 84,3 %.

En matière de dommages-intérêts en cas de contrefaçon, le titulaire d’un brevet de modèle peut exiger un calcul selon une redevance raisonnable, comme le titulaire d’un brevet d’invention. Il peut aussi opter pour un calcul à partir de la totalité des profits du contrefacteur. Cette possibilité est offerte uniquement au titulaire de brevet de modèle. Ces profits étaient auparavant systématiquement calculés sur l’ensemble du produit. Ce n’est plus le cas depuis un arrêt de la Cour suprême de 2016 qui a défini une série de critères pour décider si le calcul doit se faire sur tout ou partie du produit.

Nombreux sont les secteurs de l’industrie qui recourent exclusivement au brevet d’invention pour protéger leurs innovations. L’industrie pharmaceutique ne fait pas exception. Pourtant, certaines entreprises du secteur ont intégré le brevet de modèle dans leur stratégie PI. L’auteur cite les plus gros déposants : Siemens, Water Pick, Becton Dickinson & Co., 3M et Karl Storz. Les produits susceptibles de bénéficier de ce type de protection sont multiples : implants dentaires, implants osseux, matériel de laboratoire, prothèses, interfaces graphiques de logiciels, etc.

Il apparaît judicieux de doubler la protection en obtenant un brevet d’invention et un brevet de modèle sur le même produit. L’intérêt d’une telle stratégie est démontré par la jurisprudence. Trois affaires sont évoquées par l’auteur : Tactical Medical Solutions contre plusieurs défendeurs, Ethicon Endo-Surgery c. Covidien et Medtronic c. NuVasive, Inc. Dans cette dernière affaire, un accord amiable a été signé pour un montant de 45 millions de dollars, même si l’auteur reconnaît que la part revenant aux seuls brevets de modèle est difficilement quantifiable.