La contrefaçon imminente est au cœur de deux affaires récentes, l’une portée devant la JUB, l’autre devant une juridiction polonaise.

La division locale de Düsseldorf de la JUB s’est penchée sur la notion de contrefaçon imminente en vertu de l’article 62, paragraphe 1, de l’accord sur la Juridiction unifiée du brevet¹, à l’occasion d’une demande de mesures provisoires de la part de Novartis. Cette demande était dirigée contre Celltrion dont le médicament biosimilaire pour lequel il avait obtenu une AMM dans l’UE était accusé de contrefaire le brevet de Novartis.

La JUB a rejeté la demande de mesures provisoires et a jugé que le comportement de Celltrion ne constituait pas une menace imminente de contrefaçon, les préparatifs de pré-lancement du médicament n’étant pas achevés.

La JUB a précisé que le demandeur devait apporter la preuve de signes concrets de l’imminence de la contrefaçon, et que cette menace devait être appréciée au cas par cas. On doit pouvoir déduire du comportement du défendeur qu’il a toutes les chances de vouloir entrer sur le marché durant la validité du brevet.

La JUB a conclu que serait considérée comme un acte de contrefaçon imminente une publicité annonçant que le défendeur est en mesure de fournir le produit litigieux, ayant effectué toutes les formalités requises par la réglementation, en indiquant en particulier un prix pour un acheteur potentiel.

La JUB a souligné que les clients potentiels connaissent bien les pratiques de l’industrie pharmaceutique et qu’ils sont capables de reconnaître le caractère vague d’une déclaration à propos d’une future entrée sur le marché, les démarches administratives, la fixation du prix et les conditions de remboursement n'étant pas finalisées.

Novartis n’a pas interjeté appel de la décision de la JUB. Des actions en nullité du brevet en cause sont toujours en cours devant les juridictions britannique et néerlandaise, de même qu’une procédure d’opposition devant l’OEB.

Le tribunal régional spécialisé en propriété intellectuelle de Varsovie a également été saisi d’une demande de mesures provisoires dans une affaire où le demandeur faisait valoir plusieurs éléments qui étaient, selon lui, le signe d’une menace imminente de contrefaçon : le fabricant de médicaments génériques n’avait pas réagi à sa lettre de mise en demeure lui enjoignant de cesser ses activités présumées contrefaisantes ; le génériqueur avait demandé que le breveté prenne position sur l'éventuel caractère contrefaisant de la commercialisation du médicament générique ; l’AMM pour le générique avait été obtenue très tôt, plus de trois ans avant l’expiration du brevet ; le génériqueur avait engagé une action en nullité du brevet en question.

La question était de savoir si les actions du génériqueur n’étaient destinées qu’à préparer la commercialisation du médicament après l’expiration du brevet et si l’absence de réaction à la lettre de mise en demeure constituait une menace de contrefaçon imminente.

Ces questions sont malheureusement restées sans réponses, l’action ayant été retirée par le titulaire du brevet avant toute décision. Cependant, notent les auteurs, les tribunaux polonais spécialisés en propriété intellectuelle pourraient, dans des affaires futures, s’inspirer du cadre défini par la JUB.

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