Le 3 novembre 2020, la Bundesgerichtshof (BGH) a jugé qu’une seconde action en contrefaçon formée pour un brevet identique entre les mêmes parties ne devait pas être automatiquement déclarée irrecevable (affaire X ZR 85/19).

L’objet du litige est la partie allemande du brevet européen EP 1373672. Celui-ci porte sur un battant de fenêtre ou de porte qui comprend un cadre profilé, une feuillure avec un élément de limitation et une couche adhésive.

Une première action en contrefaçon avait été lancée et une décision avait été rendue en appel interdisant au défendeur de fournir des cadres profilés pouvant être intégrés dans les battants du demandeur en Allemagne sans un avertissement bien visible selon lequel ces cadres profilés ne pouvaient être utilisés d’une façon qui permette à la couche adhésive d’atteindre l’élément de limitation.

Une seconde action en contrefaçon a ensuite été formée contre ce même défendeur parce qu’il offrait des cadres profilés susceptibles d’être utilisés dans les battants de fenêtres revendiqués dans le brevet. La question était alors de savoir si la seconde action était recevable alors que la décision rendue dans la première action était exécutoire.

La Bundesgerichtshof a jugé que la seconde action en contrefaçon n’était pas exclue par l’article 145¹ de la loi sur les brevets, qui codifie la « maxime de la concentration », ni par la règle ne bis in idem. Afin de déterminer si la seconde action est recevable ou non, il faut avant tout déterminer si l’acte contrefaisant est le même.

Les auteures font remarquer que bien que la BGH ait jugé la seconde action recevable, elle a tenu à poser le principe selon lequel une seconde action en contrefaçon pouvait être déclarée irrecevable par une action antérieure fondée sur le même brevet entre les mêmes parties, confirmant ainsi un arrêt antérieur (affaire X ZR 111/09).