Cet article relate le refus de l’Office américain des brevets et des marques d’enregistrer la marque clear pour des vêtements, des chaussures, des sacs, des accessoires, etc., au motif que le signe est descriptif, puis les décisions de la Commission des audiences et recours en matière de marques (TTAB¹) au motif, cette fois, que la marque décrit les produits de façon fausse et trompeuse.

La société Dolce Vita Footwear Inc. (ci-après dénommée Dolce Vita) a déposé auprès de l’Office américain des brevets et des marques deux demandes d’enregistrement de la marque clear pour désigner des produits dans les classes 18 et 25.

Les demandes ont été rejetées par l’examinateur au motif que le signe était descriptif des produits visés. L’examinateur s’est fondé sur la définition de « clear » : « où l’on peut facilement voir à travers, transparent ». Il a argué que ce terme était communément utilisé pour décrire la caractéristique des produits de ce type. Selon lui, les consommateurs vont immédiatement comprendre que les produits revêtus de cette marque sont des produits transparents.

Dolce Vita a, par conséquent, modifié ses demandes et a exclu les produits transparents des produits visés. Les deux demandes ont néanmoins été refusées à l’enregistrement ; Dolce Vita a déposé un recours auprès de la TTAB.

Dans ses deux décisions, la TTAB a confirmé le refus de l’examinateur et a jugé que le signe décrivait les produits de manière fausse et trompeuse et qu’il devait donc être refusé à l’enregistrement, en vertu de l’article 2(e)(1) de la loi sur les marques.

On considère tout d’abord qu’une marque décrit un produit d’une manière fausse lorsqu’elle ne fait que décrire une caractéristique essentielle de ce produit, caractéristique que le produit en question est susceptible de posséder mais qu’il ne possède pas en réalité. La TTAB a estimé que les produits transparents ayant été exclus, la marque décrivait d’une manière fausse une caractéristique des produits, ceux-ci étant dépourvus de la caractéristique en question.

Il s’agissait ensuite de déterminer si un consommateur raisonnablement prudent était susceptible de croire à cette présentation trompeuse. Selon un des juges, les consommateurs n’ont pas conscience de l’exclusion des produits transparents.

La TTAB a rejeté l’argument de Dolce Vita selon lequel le consommateur ne pouvait être trompé sur la caractéristique du produit étant donné qu’il aura examiné l’article avant de l’acheter. Ce n’est pas forcément le cas, a estimé la TTAB, surtout aujourd’hui où la promotion d’un produit se fait par le bouche à oreille, les réseaux sociaux ou les magazines imprimés, en l’absence de photo du produit.

Selon un des juges, le consommateur s’attend à ce que le produit revêtu de la marque clear soit transparent. La tromperie est d’autant plus probable que le déposant a, par le passé, commercialisé des chaussures avec des éléments transparents et que les sacs, chaussures et accessoires comportant de tels éléments sont actuellement en vogue.