L’auteur revient sur le litige opposant Jack Daniel’s à VIP Products, fabricant de jouets pour chiens évoquant la bouteille de whiskey et arborant le nom de Bad Spaniels¹. Il rend compte, en particulier, des résultats de sa propre enquête pour évaluer le risque de confusion avec la marque de whiskey suite au nouvel étiquetage du jouet de VIP.

Accusé de contrefaçon de marque, VIP avait essayé de faire valoir que ses jouets étaient des œuvres d’expression artistique et qu’à ce titre, ils étaient protégés par le premier amendement. Saisie, la Cour suprême a rejeté l’exception de parodie, ouvrant ainsi la voie à l’appréciation du risque de confusion selon la loi Lanham.

En première instance, une des pièces maîtresses produites par Jack Daniel’s pour apprécier le risque de confusion était une enquête par sondage effectuée en 2015. Ce sondage avait été effectué auprès d’hommes et de femmes âgés d’au moins vingt et un ans et susceptibles d’acheter un jouet pour chiens au cours des six mois suivant le sondage. L’enquête a montré que le taux de confusion était de 28,90 %, soit presque le double du taux appliqué par les tribunaux pour conclure à la confusion.

Au moment de l’enquête de 2015, VIP se dégageait de toute responsabilité de façon minimaliste en précisant sur l’étiquette du jouet que son « produit n’est pas affilié à la distillerie Jack Daniel ».

Quelque temps après cette enquête, VIP a modifié l’étiquette de son produit en étant plus explicite : il précise que ce jouet est une « parodie », sans affiliation avec Jack Daniel’s, et que les consommateurs ne doivent pas confondre et croire qu’il existe un lien entre les deux sociétés. VIP va même plus loin en fournissant au verso de l’étiquette les « bonnes réponses ». Exemples : [...] Quelle société fabrique ou commercialise ce produit ? Bonne réponse : VIP Products […]  Ce produit est-il commercialisé avec l’autorisation d’une autre société ? Bonne réponse : Non, parce que ce produit est une parodie et que cette idée de bouteille rigolote appartient à VIP Products […] ».

Afin de vérifier l’efficacité de ce nouvel étiquetage, l’auteur a entrepris de lancer sa propre enquête en 2023 en utilisant la même méthodologie que celle utilisée pour l’enquête de 2015.

Les résultats de cette enquête montrent que le nouvel étiquetage a été complètement inefficace en matière de confusion puisque 31 % des sondés persistent à croire à l’existence d’un lien entre les deux sociétés, soit un taux plus élevé que dans l’enquête de 2015.

L’auteur se demande pourquoi le nouvel étiquetage n’a pas produit l’effet escompté. Le fait que le message ait été direct et explicite pour expliquer qu’il s’agissait d’un produit VIP Products a certes convaincu les sondés que VIP Products n’avait pas besoin de l’autorisation d’une autre société, mais pas davantage. Ils ont cru qu’il devait y avoir quand même une affiliation ou un lien entre les deux sociétés.

L’auteur conseille à ceux qui voudraient recourir aux parodies de bien tester l’efficacité de leurs déclarations de non-responsabilité sur les étiquettes puisqu’apparemment, il ne suffit pas d’annoncer « ceci est une parodie ». Un texte court s’avère préférable, précise-t-il, car dans ce cas-là, le mieux est l’ennemi du bien.

Les opinions exprimées dans les articles cités n’engagent que leurs auteurs et ne représentent pas la position de l’INPI.