L’EUIPO a fait droit à l’opposition à l’enregistrement de la marque figurative de l’UE BLACK LABEL BY EQUIVALENZA, en raison d’un risque de confusion avec la marque figurative antérieure LABELL. C’est à tort que le Tribunal de l’Union européenne a annulé cette décision.

Selon l’avocat général, l’appréciation de la similitude des signes en conflit, qui ne constitue que l’une des étapes de l’examen du risque de confusion au sens de l’article 8, 1), b) du règlement n^o 207/2009, implique de comparer les signes afin de déterminer s’ils présentent, sur l’un ou l’autre des plans visuel, phonétique et conceptuel, un degré de similitude. Si cette comparaison doit s’appuyer sur l’impression d’ensemble que les signes laissent dans la mémoire du public pertinent, elle doit néanmoins s’opérer eu égard à leurs qualités intrinsèques. Dès lors, si les conditions de commercialisation des produits ou services visés par les signes en conflit constituent un facteur pertinent dans l’application de l’article précité, leur prise en compte relève de l’étape de l’appréciation globale du risque de confusion, et non de celle de l’appréciation de la similitude des signes.

En l’espèce, le Tribunal a conclu, au terme d’une appréciation de la similitude des signes dans leur ensemble, que malgré leur degré moyen de similitude phonétique, les signes n’étaient pas similaires en raison de leurs différences visuelles, prépondérantes au regard des conditions de commercialisation, et conceptuelles.

En tenant compte des conditions de commercialisation des produits en cause au stade de l’appréciation de la similitude des signes dans leur ensemble et en faisant primer, en raison de ces conditions, les différences visuelles sur la similitude phonétique, le Tribunal a commis une erreur de droit.

Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour de justice, l’appréciation globale du risque de confusion implique que les différences conceptuelles entre les signes peuvent neutraliser des similitudes phonétique et visuelle, à condition qu’au moins l’un des signes ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire, déterminée et directement saisissable pour ce public. L’appréciation des conditions d’une telle neutralisation s’intègre dans l’appréciation de la similitude des signes, après l’évaluation des degrés de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Ce n’est que dans cette hypothèse exceptionnelle que le Tribunal peut procéder à une neutralisation en faisant l’économie de l’appréciation globale du risque de confusion en présence d’une impression d’ensemble différente, en dépit de l’existence, entre eux, de certains éléments de similitude sur le plan visuel ou phonétique.

Il s’ensuit que le Tribunal a commis une erreur de droit, en ce qu’il a entendu neutraliser la similitude des signes en conflit sur le plan phonétique au regard de leur dissemblance conceptuelle et a renoncé à l’analyse globale du risque de confusion, alors même qu’il n’avait nullement constaté, ni même vérifié, qu’en l’espèce, la condition posée par la jurisprudence précitée était remplie.

La prise en compte des conditions de commercialisation des produits ou services n’est pas un facteur nouveau lors de l’appréciation globale du risque de confusion par les juridictions de l’Union européenne. La Cour de justice de l’Union européenne a ainsi jugé, à l’occasion de deux affaires Llyod et Shaker [1], qu’afin d’apprécier le degré de similitude existant entre les signes en conflit, il y avait lieu de déterminer leur degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle et, le cas échéant, d’évaluer l’importance qu’il convient d’accorder à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou de services en cause ou des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés.

La méthode adoptée par les tribunaux français semble divergente, qu’il s’agisse de statuer sur des oppositions à l’enregistrement de marques ou sur des actions en contrefaçon. En effet, le risque de confusion s’apprécie traditionnellement en relation avec la perception des signes en conflit par le public pertinent, en se référant aux seules caractéristiques figurant dans les enregistrements, indépendamment des circonstances d’exploitation.  

Ainsi, dans le cadre d’un recours contre une décision du directeur général de l’INPI rendue en matière d’opposition, la Cour de cassation a eu l’occasion d’affirmer ce principe. Elle a considéré  que la cour d’appel, pour retenir un risque de confusion entre les signes en présence, s'était référée, à bon droit, aux seuls éléments objets du dépôt et qu’elle n'avait pas à tenir compte des conditions de commercialisation des produits ou services, celles-ci relevant de l'action en concurrence déloyale ou parasitaire [2]. Les juges du fond rappellent de manière récurrente que le risque de confusion s’apprécie indépendamment des circonstances d’exploitation réelles ou supposées des signes [3]. Ainsi, un déposant ne pourra se prévaloir des conditions d’utilisation d’une marque environnementale ou équitable, susceptibles d’évoluer dans le temps [4], de secteurs d’activités différents [5], de l’existence d’un monopole d’exploitation [6]. Cette appréciation se fait également indépendamment des conditions de commercialisation des produits et services, qu’il s’agisse de circuits de distribution très spécifiques [7], de produits non destinés au même public (enfants pour les uns, adultes pour les autres) [8],  d’un matériau particulier des produits entraînant un usage spécifique [9] ou encore du lieu d’implantation des sociétés en litige [10]. Sur ce dernier critère et à contre-courant de cette jurisprudence, un arrêt de la cour d’appel de Paris [11], dans une affaire opposant les marques CABINET LEXIA et Lexina pour désigner des services juridiques, a retenu l’absence de risque de confusion du fait de l’implantation des cabinets d’avocats dans des villes différentes (Bordeaux/Paris). Il a relevé que le public professionnel ou le grand public choisira un avocat en fonction de sa proximité géographique. Cette décision semble marginale et peut paraître contestable dans la mesure où la marque a vocation à être protégée sur l'ensemble du territoire national et que le lieu d’implantation est susceptible d’évoluer dans le temps.

De même, en matière de contrefaçon, la Cour de cassation a dit [12], dans un attendu  de principe, que « le risque de confusion doit s’apprécier globalement par référence au contenu des enregistrements de marques, vis-à-vis du consommateur des produits tels que désignés par ces enregistrements et sans tenir compte des conditions d’exploitation des marques ». La société poursuivie faisait valoir l’absence de risque de confusion entre les marques déposées pour désigner des articles de lunetterie au motif que la marque première servait exclusivement d’enseigne commerciale alors que la seconde était destinée à être apposée sur des lunettes pour enfants. La Cour a jugé que c’était à bon droit que ce moyen avait été écarté par la cour d’appel comme étant inopérant.

Dans une autre affaire [13] , la cour d’appel de Paris a été sanctionnée pour avoir violé l'article L. 713-3 du CPI, dans sa rédaction telle qu’issue de l’ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008, en retenant, pour dénier tout risque de confusion, que la marque première était apposée sur des produits essentiellement masculins, alors que la marque seconde l’était sur des produits davantage féminins et à visée décorative.

Dans une affaire plus récente [14], la Cour suprême a cassé l’arrêt d’appel qui avait écarté le risque de confusion entre les marques CORA et CORA AUTOMOBILES qui désignent des accessoires automobiles, au motif, notamment, que le public concerné par les deux sociétés n'était pas le même, à savoir, les consommateurs de produits de grande consommation achetés en supermarché, pour la première, et les professionnels qui commandent des pièces détachées, pour la seconde.

Pour autant, l’appréciation du risque de confusion n’est pas toujours faite par référence au seul contenu des enregistrements des marques en conflit.  Ainsi, la Cour de cassation a retenu, dans la lignée de l’arrêt Lloyd précité, que « la connaissance de la marque sur le marché est un facteur pertinent de l’appréciation du risque de confusion, en ce qu’elle confère à cette marque un caractère distinctif élevé et lui ouvre une protection étendue » [15]. Il s’agit pourtant d’un facteur qui ne résulte pas de l’enregistrement de la marque, mais de conditions liées à son exploitation sur le marché.

Il en va de même dans l’hypothèse où la contrefaçon, conformément à la jurisprudence de l’Union européenne [16],  suppose la démonstration d’un usage du signe litigieux dans la vie des affaires et à titre de marque, portant ainsi atteinte à la fonction essentielle de la marque antérieure. Il ressort de deux arrêts récents de la Cour de cassation que cette appréciation tient compte des conditions dans lesquelles le signe second est exploité.

Ainsi, la Cour de cassation [17] a considéré que la cour d’appel avait légalement justifié sa décision en retenant des actes de contrefaçon dans la mesure où le mot incriminé et son mode d'utilisation résultaient d'un choix de la société poursuivie, afin de distinguer et d'individualiser ses produits auprès du consommateur et non d'assurer un simple référencement. En l’espèce, il lui était reproché d’avoir commis des actes de contrefaçon des marques Caravane qui désignent notamment des canapés, en commercialisant de tels produits sous l'appellation « Karawan », associée à la marque Roche Bobois. La cour d’appel avait relevé que le signe litigieux figurait en grosses lettres capitales, en haut des affiches de présentation des produits, tandis que la dénomination « Roche Bobois », écrite en lettres plus petites tout en bas de l'affiche, se trouvait éclipsée par celui-ci. Elle avait également relevé que le mot « Karawan » était reproduit sur les présentoirs et catalogues diffusés au public et que, sur le moteur de recherche Google, les mots-clés « canapés » et « Karawan » dirigeaient immédiatement vers la gamme des produits litigieux. Elle a pu en déduire que le signe incriminé était prééminent sur des publicités que le consommateur découvrait en dehors des lieux de commercialisation dédiés à la marque Roche Bobois.

Dans un autre arrêt [18], la Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir procédé à une analyse détaillée des conditions dans lesquelles le signe second avait été utilisé pour en déduire, à la différence de l’arrêt précité, qu’un tel usage n’avait pas été fait à titre de marque. La cour d’appel avait constaté que le consommateur n'avait accès au signe litigieux « chapelier » qu'en cliquant sur le site internet  www.sarenza.com, sur la marque US Polo ASSN de la société défenderesse et que cette action laissait apparaître des sacs de cette marque. Elle avait relevé, par ailleurs, que le signe « chapelier » avait toujours été utilisé dans des locutions en langue anglaise, noyé dans une suite de mots, et que s’il apparaissait sur une étiquette cartonnée mobile accrochée au sac litigieux, celle-ci était destinée à être jetée, de sorte que ce signe n'était pas utilisé pour distinguer les produits de ceux d'une autre entreprise. La Cour de cassation a précisé que « la caractérisation d'un risque de confusion entre la marque et le signe litigieux suppose l'examen de l'effet que ce signe peut produire dans l'esprit du public ». Elle en a déduit que « c’est sans commettre d'erreur de droit, puisqu'elle n'a pas érigé l'existence d'un risque de confusion en critère de l'usage d'un signe à titre de marque, ni sans même retenir que l'apposition d'une marque différente aux côtés du signe incriminé exclurait, en elle-même, tout risque de confusion, que la cour d'appel a retenu que ce signe n'avait pas été utilisé à titre de marque et que son usage n’était donc pas susceptible de porter atteinte à la fonction d’origine des marques fondant l’action en contrefaçon ».

Certes, la notion d’usage du signe incriminé à titre de marque ne saurait être confondue avec celle de risque de confusion, comme l’a souligné la Cour de cassation en précisant que la cour d’appel « n'a pas érigé l'existence d'un risque de confusion en critère de l'usage d'un signe à titre de marque ». En revanche, on peut raisonnablement penser et déduire de cet arrêt que l’apposition d’une marque différente aux côtés du signe incriminé, sans exclure, en elle-même, tout risque de confusion, n’en constitue pas moins un indice permettant d’écarter, le cas échéant, un usage à titre de marque du signe incriminé. Aussi, l’affirmation de principe selon laquelle le risque de confusion s’apprécie en France indépendamment des conditions d’exploitation des marques ou des conditions de commercialisation des produits ou services en cause semble devoir être nuancée.

Christophe Schweickhardt
Rédacteur au PIBD