La contrefaçon par imitation de la marque figurative désignant les vêtements et représentant trois bandes parallèles de couleur foncée, apposées sur la jambe d’un pantalon clair de type jogging, n’est pas caractérisée. Le signe contesté est constitué de deux bandes parallèles de couleur rose clair, plus larges que celles de la marque, apposées sur la jambe d’un pantalon noir. Cette similitude exclusivement visuelle, qualifiée de moyenne, est partiellement compensée par la notoriété de la marque. Cependant, l'usage illicite n'est constitué que lorsqu'il porte atteinte à la fonction d'identification de la marque. Or, de très nombreux pantalons féminins inspirés des tenues militaires, qui comportent le long de chaque jambe deux ou trois bandes parallèles disposées verticalement, s'inscrivent dans la tendance de la saison 2017/2018. Ces multiples exemples vont amener le public pertinent - défini comme un acheteur de vêtements particulièrement sensible aux tendances de la mode et aux différences entre les produits proposés sous différentes marques - à considérer le signe contesté comme une nouvelle déclinaison du galon d'inspiration militaire utilisé en tant qu'élément décoratif et non comme une indication d'origine du produit.

L’atteinte à la marque de renommée n’est pas davantage caractérisée. La circonstance qu’un signe soit perçu comme une décoration ne fait pas, en soi, obstacle à la protection de la marque de renommée lorsque le degré de similitude est tel que le public concerné établit un lien entre les signes. C’est le cas en l’espèce en raison de la très forte renommée de la marque « aux trois bandes », de la similitude visuelle moyenne entre les signes et de la similarité des produits, le pantalon revêtu du signe contesté s’apparentant à un jogging et les pantalons commercialisés par le titulaire de la marque n'étant pas exclusivement destinés au sport. L’utilisation des deux bandes parallèles litigieuses, qui ne peuvent être perçues exclusivement comme une décoration, évoquera nécessairement la marque de renommée.

Toutefois, l’existence d’un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque n’est pas démontrée. Il n’est pas établi que la société défenderesse se soit sciemment placée dans le sillage de cette marque, alors que le pantalon litigieux a été commercialisé durant la saison 2017/2018 dans le cadre d’une collection comprenant divers modèles à galons, dont il n’est pas prétendu qu’ils porteraient atteinte à la marque, cette déclinaison de pantalons avec une ou deux bandes latérales démontrant que la démarche de la défenderesse s’inscrivait dans la tendance de la mode. Cette société exploite par ailleurs sa propre marque qui bénéficie de sa propre attractivité.

De même, la preuve n’est pas rapportée de l’existence d’un préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque. Concernant le risque de dilution, il doit être établi, comme l’exige la jurisprudence de la CJUE, que l’usage du signe contesté a entraîné une modification du comportement économique du consommateur ou un risque qu’une telle modification survienne, en prenant en compte les pratiques habituelles dans le secteur commercial pertinent. En l’espèce, le pantalon litigieux a été commercialisé dans le cadre d’une unique collection comprenant divers modèles à galons et dont le caractère éphémère ne pouvait être de nature à entraîner une banalisation du signe conduisant le consommateur à se détourner de la marque.

La marque figurative de l’Union européenne n° 3 517 661, enregistrée pour les vêtements, représentant trois bandes parallèles de couleur foncée apposées sur la jambe d’un pantalon clair de type jogging, a été au cœur d’autres litiges engagés en France par la société Adidas AG pour contrefaçon ou atteinte à la marque de renommée. Le titulaire de la marque a obtenu gain de cause dans la plupart des affaires portées à notre connaissance sur l'un de ces fondements.

Dans une affaire récente¹, il était reproché à la société Isabel Marant Diffusion de commercialiser, pour ses collections printemps-été et automne 2018 et printemps 2019, des vestes et des pantalons de type survêtement de couleur foncée, sur la manche et la jambe desquels figuraient, comme le pantalon commercialisé par la société Sandro Andy dans la présente affaire, deux bandes parallèles de couleur claire, de même largeur et séparées par un espace plus étroit. Si les juges ont écarté le grief de contrefaçon par imitation en l’absence de tout risque de confusion, ils ont estimé que l’atteinte à la marque de renommée était caractérisée.

Sur le premier fondement, après avoir relevé l'identité ou du moins la similitude entre les produits ainsi que la similitude visuelle moyenne, voire faible, entre les signes, ils ont considéré assez étonnamment que la grande notoriété de la marque « aux­ trois bandes », loin d’accentuer le risque de confusion² avec le signe contesté aux yeux du public pertinent, réduisait au contraire ce risque en présence de vêtements comportant seulement deux bandes, a fortiori au vu des autres différences existant avec le signe protégé (largeur, espacement ou matière des bandes).

En revanche, la particulière renommée de la marque et sa forte distinctivité ont été retenues de manière plus orthodoxe en tant qu’éléments susceptibles de conduire le public à établir un lien entre les signes. À cela s’ajoutait la tendance de la mode qui vit émerger dans le milieu des années 2010 le sportswear dans les collections de prêt-à-porter, notamment de marques de luxe, faisant du jogging un vêtement de tous les jours, et à laquelle la société Adidas a été associée dans des articles de presse mentionnant sa marque « aux­ trois bandes » ou lui rendant hommage. Les juges ont estimé qu’il avait été porté atteinte à la renommée et au pouvoir distinctif de la marque. La multiplication de produits conduisant le consommateur à faire un lien avec le signe protégé entraînait sa dilution alors même que le titulaire de la marque avait développé des partenariats pour maintenir sa distinctivité.

La perspective qui est adoptée dans la décision ici commentée apparaît, à certains égards, différente. Le fait de s’inscrire dans la tendance de la mode semble plutôt jouer en faveur de la société poursuivie. Il a en effet été considéré, au regard de l’utilisation qui a été faite par l’univers de la mode du galon d’inspiration militaire pour les pantalons pour femme, que la société Sandro Andy faisait un usage du signe contesté en tant que simple élément de décoration sur les pantalons qu'elle offrait en vente, et non à titre de marque. La société défenderesse a ainsi pu échapper à la contrefaçon.

Sur le terrain de l’atteinte à la marque de renommée, le parasitisme a également été écarté dès lors que la société poursuivie ne s’était pas placée dans le sillage de la marque, mais s’était contentée de suivre la tendance de la mode en commercialisant, durant une saison, une collection de vêtements à galons inspirés des uniformes militaires. De plus, compte tenu des conditions de commercialisation des produits qui ont été proposés à la clientèle dans le cadre d’une collection unique et au caractère éphémère, il a été jugé que les actes reprochés n’avaient pas entraîné une dilution de la marque.

La société Sandro Andy craignait que le titulaire de la marque ne cherche à s’arroger un monopole sur tout motif décoratif constitué de deux ou trois bandes parallèles apposées sur un vêtement. La question de la disponibilité des signes décoratifs pour l’ensemble des opérateurs économiques du secteur concerné a été abordée par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt³ rendu à l'occasion d'un litige relatif aux marques aux trois bandes de la société Adidas. La Cour a souligné que l’existence, pour ces opérateurs, d'un besoin de disponibilité du signe ne faisait pas partie des facteurs pertinents d'appréciation du risque de confusion ou de l’atteinte à la marque de renommée. Elle a déclaré que la perception, par le public, d’un signe comme constituant un ornement ne saurait faire obstacle à la protection conférée par l’article 5 § 1 b) de la directive 89/104/CEE, lorsque, malgré son caractère décoratif, le signe présente une similitude avec la marque enregistrée telle que le public concerné est susceptible de croire que les produits proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.

La Cour de justice⁴ avait précédemment estimé que la circonstance qu'un signe soit perçu par le public concerné comme une décoration ne faisait pas, en soi, obstacle à la protection conférée par l'article 5 § 2 de la directive, lorsque le degré de similitude est tel que ce public établit un lien entre le signe et la marque de renommée. En revanche, selon la Cour, lorsque le public perçoit le signe exclusivement comme une décoration, il n'établit, par hypothèse, aucun lien, de sorte que la marque ne saurait bénéficier de la protection conférée par ces dispositions. Reprenant ce principe dans l'affaire qui nous occupe, les juges ont retenu l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit des consommateurs. Mais le grief de contrefaçon a été écarté au motif que l’élément décoratif contesté, tel qu’il était utilisé, n’exerçait aucune fonction d’indication de l'origine des produits.

Dans une autre affaire⁵, la société ZV France, elle aussi poursuivie par la société Adidas sur la base de la marque n° 3 517 661, avait exprimé les mêmes pensées à propos de la disponibilité du signe et présenté une demande de renvoi d'une question préjudicielle sur le sujet en invoquant l'article 9 § 2 du règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l'Union européenne. Cette demande a été rejetée. La société défenderesse commercialisait, pour sa collection automne-hiver 2016, une veste et un pantalon qui comportaient, le long de la manche et de la jambe, deux bandes parallèles contrastant avec la couleur foncée du vêtement, chacune d’une largeur légèrement différente, l’une de couleur blanche et l’autre orangée. L’atteinte à la marque de renommée a été retenue. Les juges notèrent, comme dans l’affaire Isabel Marant précitée, que bon nombre d'autres opérateurs économiques étaient parvenus à s'inscrire dans la tendance de la mode en s'éloignant suffisamment de la marque.

En ce qui concerne le grief de contrefaçon également soulevé, les juges ont considéré qu’il n’était pas fondé, bien que la similitude visuelle moyenne entre les signes fût compensée par la très grande notoriété de la marque. En effet, le risque que le public pertinent - les acheteurs d'articles de mode d'un certain prix, particulièrement attentifs aux tendances de la mode et sensibles aux différences entre les produits - identifie les produits portant la marque et ceux de la société poursuivie comme provenant de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées, apparaissait exclu.

Dans d’autres affaires⁶, il a été jugé à l’inverse que la marque n° 3 517 661 avait été contrefaite par les divers signes contestés qui représentaient deux bandes parallèles de même largeur contrastant avec la couleur des vêtements de sport sur lesquels celles-ci étaient appliquées. Ces décisions de justice s’étaient expressément référées à l’appréciation globale du risque de confusion, la plupart relevant parmi les facteurs pertinents l’identité des produits,  la grande similitude des signes opposés et la notoriété de la marque lui conférant un caractère distinctif particulier.

Toutefois, la société Adidas AG s’est vue déboutée⁷ par une cour d'appel sur les deux fondements juridiques, comme dans la présente affaire, dans une espèce qui concernait des pantalons de sport comportant, le long de la jambe, deux bandes parallèles contrastantes, de même largeur et se terminant par deux bandes horizontales. Cet arrêt a été cassé⁸ au motif que la cour d’appel n’avait pas pris en considération, comme facteurs pertinents, la notoriété de la marque pour l'appréciation du risque de confusion, ainsi que l’intensité de sa renommée et le degré de son caractère distinctif  pour l'appréciation de l’existence d’un lien entre les signes.

La Cour suprême semble être vigilante sur la mise en œuvre par les juges du fond de l’appréciation globale de ces deux critères d'évaluation de l'atteinte à la marque, avec la mise en balance des différents éléments à prendre en considération, comme l'a indiqué la Cour dans un arrêt précédent⁹ concernant la notoriété de la marque et ainsi que l'a enseigné à plusieurs reprises la Cour de justice de l'Union européenne¹⁰.

Cécile Martin
Rédactrice au PIBD