Agissant en contrefaçon et en passing off à l’encontre de l’entreprise familiale Glebe Farm Foods Ltd., Oatly, numéro un mondial du lait d’avoine, a été débouté de ses demandes par l’Intellectual Property Enterprise Court (IPEC). Cette affaire met en évidence les difficultés auxquelles sont confrontés les demandeurs en contrefaçon lorsque les éléments communs aux marques concernées sont des éléments descriptifs.

Titulaire de cinq marques OATLY et OAT-LY!, Oatly arguait que l’usage par Glebe Farm Foods du signe PureOaty, isolément ou sur ses emballages, tombait sous le coup de l’art. 10(2) de la loi sur les marques. Écartant le risque de confusion, le tribunal a notamment souligné que la similitude entre les signes ne résidait que dans la présence de l’élément descriptif « OAT ». Oatly n’a pas apporté la preuve de l’existence d'une confusion avérée (actual confusion) alors que 500 000 briques PureOaty ont été écoulées auprès de détaillants, dont l’un avait précédemment Oatly comme fournisseur. Il s’avérait en outre que Glebe Farm Foods n’avait, pour sa part, aucune connaissance d'une confusion avérée.

Oatly arguait aussi que l’usage du signe PureOaty tirait indûment profit de la renommée de ses propres marques (art. 10(3) de la loi). Compte tenu du faible degré de similitude avec la marque du défendeur, le tribunal a écarté ce grief malgré la renommée des marques du demandeur. Rien n’indiquait, par exemple, que l’élément verbal « OAT » avait acquis un caractère distinctif par l’usage.

L’IPEC a également conclu à l’absence de passing off.

Faisant observer que, signe des temps, cette victoire de David contre Goliath a été relayée sur les réseaux sociaux, l’auteur évoque en conclusion les enjeux réputationnels de ce type de litige.

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