Cet article propose un aperçu de la contrefaçon indirecte¹ en droit australien des brevets.

La notion recouvre des actes de tiers qui ne mettent pas directement en œuvre l’invention brevetée en fabriquant, vendant ou utilisant le produit concerné, mais qui « facilitent » la contrefaçon.

Plus précisément, l’article 117 de la loi australienne sur les brevets, relatif à la contrefaçon par fourniture de produits (infringement by supply of products), permet au breveté d’agir à l’encontre du fournisseur lorsque le contrefacteur direct est l’utilisateur final.

Un acte tombe sous le coup de cet article si le produit fourni :

- ne peut raisonnablement faire l’objet que d’une utilisation, ou

- n’est pas un produit courant dans le commerce (staple commercial product) et que le fournisseur avait des raisons de penser que l’utilisateur final l’utiliserait de manière contrefaisante, ou

- comporte des instructions visant clairement un usage contrefaisant.

Le fait que le produit soit un produit courant constitue une exception notable à l’article 117. La loi ne donnant pas de définition du produit courant, les auteurs la recherchent dans la jurisprudence.

En 2008, la High Court of Australia a estimé qu’il s’agissait d’un produit largement disponible, et commercialisé pour des usages variés.

En 2022, la Federal Court of Australia a validé la définition donnée par la juridiction inférieure à propos d’une huile essentielle extraite d’un arbuste. Elle y a vu un produit courant car : c’est une matière première commercialisée pour divers usages ; elle peut être, et elle est, utilisée à diverses fins non contrefaisantes ; elle est inscrite au registre australien des produits thérapeutiques pour de nombreuses indications, toutes ne relevant pas du champ des revendications. Elle a souligné que la question essentielle était de savoir si le produit était fourni pour des finalités variées. Il a été conclu à l’absence de contrefaçon indirecte et précisé que pour l’établir, le breveté aurait dû démontrer que l’huile essentielle était accompagnée d’instructions ciblant clairement un usage contrefaisant.

L’éventualité de la contrefaçon indirecte d’un brevet de deuxième application thérapeutique par un fabricant de médicaments génériques est un sujet important.

Les produits pharmaceutiques sont rarement considérés comme des produits courants. La contrefaçon doit s’apprécier au cas par cas, mais il ressort de la jurisprudence que la question principale est de déterminer s’il y avait des raisons de penser que le générique serait utilisé de manière contrefaisante. En pareil cas, la pratique du skinny labelling pourrait ne pas suffire pour échapper au grief de contrefaçon.

Les opinions exprimées dans les articles cités n’engagent que leurs auteurs et ne représentent pas la position de l’INPI.