Cet article relate le refus de l'Office singapourien d'enregistrer une marque tridimensionnelle dépourvue de tout élément verbal.

La demande d’enregistrement déposée par Ferrero S.p.A. consiste en l’image d’un chocolat emballé dans une feuille de couleur or, posé sur une caissette marron ornée de deux lignes d’or, et sur lequel repose une étiquette ovale blanche.

L’examinateur a formulé une objection pour absence de caractère distinctif intrinsèque du signe déposé. Il a invité le déposant à apporter des preuves d’usage de sa marque afin de remédier à ce défaut de caractère distinctif.

Après plusieurs échanges, l’examinateur a notifié un rejet définitif de la demande d’enregistrement. Le déposant a alors formé un recours auprès de l’« adjudicateur » de l’Office.

L’« adjudicateur » s’est demandé si on était en présence d’une marque telle que définie à l’article 2-1 de la loi sur les marques et si le signe décrit par le déposant permettait de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’une autre entreprise. Selon lui, il s'agit plutôt d’un signe complexe consistant en un design combinant des formes en 3 D, l’aspect des emballages et des couleurs. Aucun de ces éléments, estime-t-il, ne concourt à donner un caractère distinctif à la marque car le consommateur moyen les considérerait plutôt comme des éléments purement fonctionnels ou décoratifs.

Après examen des éléments de preuve fournis par le déposant sur l’usage de sa marque, l’« adjudicateur » a fait remarquer que les volumes de ventes des chocolats Ferrero Rocher étaient certes importants mais qu’ils concernaient également d’autres produits de la marque. Il a en particulier observé que ces ventes portaient surtout sur des boîtes de chocolats où la marque verbale Ferrero Rocher était clairement visible.

L’« adjudicateur » n’a pas non plus été convaincu par le matériel promotionnel sur les points de vente, fourni par le déposant pour prouver l’usage de sa marque. Là encore, l’élément verbal était clairement visible. Quant à la preuve par sondage, elle n’a pas été jugée fiable.

Selon l’« adjudicateur », l’enregistrement d’un emballage en tant que marque ne découle pas automatiquement de la promotion ou de la vente intensives du produit et il faut davantage qu’une forme inhabituelle ou attrayante pour que cette forme puisse constituer une marque. Le signe doit avoir suffisamment de poids pour lui permettre de remplir sa fonction d’indication d’origine.

Enfin, l’« adjudicateur » a estimé que la reconnaissance et l’association ne suffisaient pas et qu’il fallait démontrer que la marque était distinctive en elle-même. Il a admis que bien que les critères d’évaluation du caractère distinctif d’une marque verbale ou figurative ne différaient pas de ceux d’une marque tridimensionnelle, il s’avérait difficile, dans la pratique, de démontrer la distinctivité de cette dernière.