La société demanderesse est notamment titulaire des marques de l’Union européenne semi-figuratives NAPAPIJRI et NAPAPIJRI geographic, pour désigner des articles d’habillement qui comportent pour certains le drapeau norvégien. Elle a agi, ainsi que la société qui distribue les produits en France, en contrefaçon de ses marques et en concurrence déloyale et parasitaire, ainsi qu’en nullité des marques françaises verbales et semi-figurative GEØGRAPHICAL NØRWAY, GEOGRAPHICAL NORWAY, GEOGRAPHICAL NORW, GEO NORWAY et GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION, qui désignent notamment des vêtements[1].

L’action en nullité des marques françaises verbales GEØGRAPHICAL NØRWAY, GEOGRAPHICAL NORWAY et GEOGRAPHICAL NORW est irrecevable car prescrite, en application de l’article 2224 du Code civil.

Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite loi Pacte qui instaure l'imprescriptibilité de l'action principale en nullité d'une marque, cette action était soumise au délai de prescription de droit commun prévu à l'article 2224 du Code civil, qui court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action. Il résulte des dispositions de l’article 2222 de ce code que, lorsque le législateur allonge le délai d'une prescription, cette loi n'a pas d'effet sur la prescription définitivement acquise, à moins qu'une volonté contraire soit expressément affirmée dans ladite loi. Les nouvelles dispositions relatives à la prescription de l'action en nullité d'une marque, telles qu’elles résultent de l’article L. 716-2-6 du CPI, issu de l'ordonnance du 13 novembre 2019 prise sur le fondement de la loi Pacte, doivent être considérées comme allongeant la durée de la prescription, puisqu'elles rendent celle-ci imprescriptible. Or, dans la mesure où aucune mention expresse dans le texte en cause ne permet de caractériser une volonté contraire sur ce point du législateur, le nouvel article L. 716-2-6 du CPI n'est pas applicable aux actions en nullité de marque dont la prescription était déjà acquise lors de l'entrée en vigueur de la loi Pacte, le 24 mai 2019[2].

En l’espèce, le délai de prescription de droit commun avait expiré à cette date. Les enregistrements des marques GEØGRAPHICAL NØRWAY, GEOGRAPHICAL NORWAY et GEOGRAPHICAL NORW ont en effet été publiés plus de cinq années avant l’introduction de l’action en nullité devant le tribunal, le 3 mai 2017. En outre, il ressort des éléments de la procédure que les parties se connaissaient et étaient en litige depuis de nombreuses années concernant d’autres marques. Ainsi, les demanderesses, qui pratiquaient une surveillance des agissements des défendeurs, connaissaient ou auraient dû connaître à compter de la publication de ces enregistrements, les marques dont elles sollicitaient la nullité.

Les demanderesses invoquaient par ailleurs le fait que la prescription ne s’applique pas à une action en nullité pour enregistrement de mauvaise foi. Toutefois, le vice de mauvaise foi dont le dépôt de marque est susceptible d'être entaché n'est pas de nature à rendre imprescriptible l'action formée à titre principal en nullité de la marque fondée sur ce vice et n'a pas pour effet de suspendre le délai de prescription.

Les demandes subsidiaires en revendication de la propriété des marques GEØGRAPHICAL NØRWAY, GEOGRAPHICAL NORWAY, GEOGRAPHICAL NORW, GEO NORWAY et GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas davantage recevables. En effet, la demande en revendication de propriété d’une marque du fait de son dépôt frauduleux ne tend pas aux mêmes fins que la demande initiale en nullité pour dépôt de mauvaise foi.

Il en résulte que seule est recevable l’action en nullité des marques GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION et GEO NORWAY, celles-ci ayant été déposées depuis moins de cinq années avant l'introduction de l'instance en nullité. Pour ce même motif, les défendeurs ne peuvent invoquer la forclusion par tolérance prévue aux articles L. 714-3 et L. 716-5 du CPI, dans leur version applicable à la cause.

La demande en nullité de la marque française semi-figurative GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION, pour fraude, est rejetée. Les demanderesses reprochaient notamment au défendeur d’avoir repris les « marqueurs » essentiels de l’univers NAPAPIJRI, dont la combinaison bénéficie d'une certaine notoriété, soit un cartouche rectangulaire dans lequel vient s'inscrire la marque, ce logo étant construit sur deux couleurs en contraste.

Les pièces fournies au débat par les demanderesses montrent que leur marque NAPAPIJRI a un positionnement sur le marché du vêtement « outdoor » de qualité et est connue comme inscrite dans un cartouche associé au drapeau norvégien. L’usage du terme « geographic », inscrit en petits caractères sous le logo « NAPAPIJRI » dont il est indissociable, est en revanche un élément moins connu, qui doit être considéré comme négligeable. La marque contestée a en commun avec les éléments que les demanderesses considèrent comme des emblèmes de leurs produits vestimentaires, la représentation d'un drapeau norvégien et le terme « GEOGRAPHICAL ». Toutefois, l’expression « GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION » est différente visuellement et phonétiquement de l’expression « NAPAPIJRI geographic » et le logo du signe contesté ne reprend pas la calligraphie particulière du logo invoqué. Ainsi, la seule reprise du drapeau norvégien associé à des expressions et logos dissemblables ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi du déposant, ce d'autant que les produits en cause sont différents (appareils et instruments scientifiques, produits informatiques, véhicules, jeux et jouets, équipements sportifs pour la marque contestée et produits vestimentaires, sacs pour les marques des demanderesses). En outre, le défendeur a déposé la marque verbale GEOGRAPHICAL NORWAY sept années avant la marque semi-figurative GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION et antérieurement au dépôt de la marque semi-figurative NAPAPIJRI geographic. Les procédures antérieures ayant opposé les parties et portant sur d'autres signes sont également inopérantes à démontrer un comportement frauduleux du défendeur.

Il n’est ainsi pas suffisamment établi que le défendeur, en déposant la marque GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION, n'avait pas pour but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avait l'intention de porter atteinte, d'une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts des demanderesses. La demande en nullité pour fraude de la marque française verbale GEO NORWAY, qui désigne des produits vestimentaires, est également rejetée.

La contrefaçon de la marque de l’Union européenne semi-figurative NAPAPIJRI geographic, par l’usage des signes semi-figuratifs GEOGRAPHICAL NORWAY et GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION, pour désigner des vêtements, n’est pas caractérisée. Le fait que ces signes figurent dans un cartouche rectangulaire dans lequel s'inscrit une expression en grandes lettres, l'usage du contraste des couleurs noires et blanches et d'un lettrage particulier, et la présence du terme « GEOGRAPHIC » sont insuffisants à caractériser un risque de confusion qui comprend le risque d'association, malgré l’identité des produits. En effet, les mots « NAPAPIJRI » et « GEOGRAPHICAL NORWAY », qui sont les éléments dominants des signes, sont très dissemblables, ainsi que la calligraphie utilisée.

L’atteinte à la marque de renommée de l’Union européenne n’est pas davantage caractérisée, les différences entre les signes, et particulièrement celles tenant à leurs éléments dominants, excluant l'existence d'un lien entre ceux-ci.

En revanche, il est fait droit à la demande en concurrence déloyale et parasitaire.

Les défendeurs ayant invoqué la prescription de cette action, les demanderesses ont répliqué que la computation du délai de prescription de l'article 2224 du Code civil, telle qu'elle résulte d’un arrêt de la Cour de cassation du 26 février 2020[3] ne pouvait être appliquée à l'instance en cours, cette nouvelle interprétation aboutissant à les priver d'un procès équitable alors qu'elles ne pouvaient ni connaître, ni prévoir cette nouvelle règle jurisprudentielle.

Toutefois, contrairement à ce qu'elles font valoir, avant l'arrêt de la Cour de cassation précité, l'ensemble de la jurisprudence ne considérait pas que le délai de prescription de l'action en concurrence déloyale courait à compter du dernier fait connu. En effet, la Cour de cassation décide depuis longtemps que le point de départ de la prescription d'une action en responsabilité délictuelle est la réalisation du dommage ou la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

Ainsi, il était prévisible pour les demanderesses, au moment de leur action en concurrence déloyale, de nature délictuelle, soumise au régime de la prescription de l'article 2224 du Code civil, que le délai quinquennal partait du jour où elles ont connu ou aurait dû connaître les faits leur permettant de l'exercer. Il importe peu que les agissements déloyaux se soient inscrits dans la durée, une telle décision ne résultant pas de l'interprétation nouvelle de dispositions qui sont en vigueur depuis la loi n°2008-561 du 17 juin 2008. En conséquence, la décision de la Cour de cassation du 26 février 2020 ne constituant pas en tant que telle un revirement de jurisprudence fixant un nouveau point de départ du délai de prescription, son application n'aboutit pas à priver les demanderesses d'un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En l’espèce, il n’est pas établi que les demanderesses avaient connaissance ou auraient dû connaître avant 2012 les faits qu'elles dénoncent, les pièces versées au débat montrant seulement que l'expression « GEOGRAPHICAL NORWAY », seule ou accompagnée d'un logo, est utilisée mais n'est pas ou rarement apposée sur les vêtements, et que la représentation du drapeau norvégien n'est pas utilisée en association avec le signe semi-figuratif GEOGRAPHICAL NORWAY. De même, les litiges antérieurs qui ont opposé les parties, s'ils établissent que celles-ci se connaissaient, n'en portent pas moins sur des circonstances de faits distinctes.

Par conséquent, si les actes incriminés s'inscrivent dans la continuité de l'activité des défendeurs, ils concernent des faits distincts de ceux dont les demanderesses avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance cinq années avant l'assignation. L’action en concurrence déloyale et parasitaire des demanderesses ne peut donc être considérée comme prescrite.

Il est établi que la société défenderesse, même si elle commercialise également des produits totalement différents et exerce son activité dans des univers variés, a repris les points caractéristiques et emblématiques des produits commercialisés sous la marque NAPAPIJRI, qui bénéficient d'une notoriété certaine parmi le public français. Elle a apposé ceux-ci de la même manière sur des vêtements de formes très similaires aux parkas vendues par les demanderesses (s’enfilant par le cou), ce qui crée un risque de confusion entre les produits, la combinaison de ces points communs n'étant pas issue du fond commun du sport d'extérieur.