Doctrine et analyses
Compte rendu

Royaume-Uni : la question de l'examen au fond des dessins et modèles enregistrés

PIBD 1205-II-1

d’après l’article de Mark Jolly* et Ben Wadsworth* : Substantive examination for UK registered designs, in CIPA, (52), 3, mars 2023, p. 18-19

Texte

En 2022, déjà abordée dans la consultation publique organisée par l’Office de la propriété intellectuelle (IPO), la question de la réintroduction de l’examen au fond des demandes de dessins et modèles l’a de nouveau été dans une décision de la « personne désignée »1 statuant en appel.

Les répondants à la consultation ont notamment fait part de leur attachement au délai d’enregistrement court offert par le système britannique. Nombreux sont ceux qui se sont en outre exprimés positivement sur une procédure dans laquelle les dessins et modèles continueraient à être enregistrés rapidement et à moindre coût, moyennant une recherche d’antériorités uniquement s’ils sont opposés à des tiers.

Le litige à l’origine de la décision en cause opposait le vendeur en ligne d’un outil pour la réparation de pneus (« M. Reddy ») au titulaire de quatre modèles enregistrés ayant trait à des outils pour la réparation de pneus (« M. Ng »).

L’annonce de M. Reddy a été supprimée d’eBay, cela faisant suite à une notification de contrefaçon émanant de M. Ng. Après modification du produit, la nouvelle annonce a également été supprimée, pour le même motif. M. Reddy a alors présenté des demandes en nullité des modèles auprès de l’IPO, lequel a rendu quatre décisions d’annulation.

Les auteurs soulignent que les antériorités citées par M. Reddy dans le cadre de ses demandes en nullité étaient, d'une part, un produit qu’il avait commercialisé un an avant la date de dépôt des modèles et, d'autre part, des produits mis en vente sur Amazon par différents tiers avant la date de dépôt.

À cet égard, la « personne désignée » a fait observer que cela n’était pas la première fois qu’elle était confrontée à ce cas de figure : des modèles enregistrés identiques ou quasi identiques à des produits de l’art antérieur disponibles sur Amazon ou d’autres places de marché en ligne. Voilà qui, selon elle, illustre la facilité avec laquelle on peut obtenir un enregistrement indu, et l’utiliser pour occasionner un préjudice commercial à des concurrents – notamment, via des notifications de contrefaçon adressées à des places de marché.

Elle voit là la conséquence de l’absence d’examen de fond et considère qu’il est temps de se poser la question de son rétablissement ou de l’instauration d’un système hybride où, comme en Australie, les dessins et modèles enregistrés ne seraient soumis à un examen que si les titulaires souhaitent les opposer à des tiers.

Rappelant que l’examen a été abandonné parce qu’il était possible de le contourner en optant pour un titre communautaire, les auteurs estiment que le Royaume-Uni pourrait avoir intérêt à s’affranchir de la pratique européenne.

Ils se montrent favorables à la « piste australienne », laquelle permettrait de conserver l’avantage d’un délai d’enregistrement court et de lutter contre le fléau des titres opposés aux tiers de manière indue car entachés de nullité. Les entreprises et la réputation du régime britannique de la propriété intellectuelle y gagneraient.

* Wilson Gunn.
1
Appointed person. Cf. art. 27A et 27B de la loi de 1949 sur les dessins et modèles enregistrés.

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