Demande en déchéance devant l’INPI - Recevabilité (non) - Action judiciaire en contrefaçon et en concurrence déloyale - Lien suffisant - Connexité - Compétence exclusive du tribunal judiciaire
En application de l’article L.716-5 II 1° du CPI, les tribunaux judiciaires sont exclusivement compétents lorsque les demandes en déchéance fondées sur l’article L.714-5 du même code sont formées à titre principal ou reconventionnel par les parties de façon connexe à toute autre demande relevant de la compétence du tribunal et notamment à l’occasion d’une action en contrefaçon ou d’une action en concurrence déloyale.
En l’espèce, la demande en déchéance présentée devant l’INPI, porte sur la marque FADA COLA, laquelle est invoquée à l’appui d’une action en contrefaçon et en concurrence déloyale dirigée à l’encontre du demandeur à la procédure en déchéance par le licencié exclusif de la marque.
L’action engagée devant le Tribunal judiciaire de Marseille et la demande en déchéance présentée devant l’INPI recouvrent les mêmes produits. Seuls les services visés par la marque ne sont pas invoqués devant le tribunal. Au jour de la demande en déchéance présentée devant l’INPI, aucune demande reconventionnelle en déchéance n’avait été présentée devant le tribunal judiciaire.
Il ressort de la jurisprudence qu’une demande en déchéance présente un lien suffisant avec les prétentions originaires lorsqu’elle tend à voir prononcer la déchéance pour des produits et/ou services invoqués au soutien d’une action en contrefaçon. Il a également été jugé qu’une demande principale en déchéance partielle d’une marque influe nécessairement sur la décision qui sera rendue sur l'existence d'une contrefaçon et constitue un moyen de défense à l'action principale, en sorte qu’il y a lieu de constater l'existence d'une connexité justifiant que le tribunal saisi en second se dessaisisse au profit de la juridiction saisie en premier.
Ainsi, la demande en déchéance présentée devant l’INPI, en ce qu’elle porte sur les produits invoqués à l’appui d’une action judiciaire en contrefaçon et en concurrence déloyale, peut s’analyser pour le demandeur comme une prétention à obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire et comme présentant des liens suffisamment étroits avec l’action judiciaire pour justifier que l’INPI se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Marseille. Elle doit donc être déclarée irrecevable.
Décision du directeur général de l’INPI, 10 juillet 2020, DC20-00081
Brasserie du Castellet SAS c. directeur général de l’INPI
1 Il s’agit de la première décision du directeur général de l’INPI statuant sur une demande en déchéance depuis l’entrée en vigueur de cette nouvelle procédure résultant de l’Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019. À ce jour et à notre connaissance, cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours.