Avec l'affaire Sisvel c. Haier, la Cour fédérale de justice (BGH¹) a, pour la première fois depuis l'arrêt de la CJUE dans l’affaire Huawei c. ZTE, l'occasion de s'exprimer sur les licences FRAND. Très attendu, cet arrêt marque le rapprochement des conceptions allemande et britannique.

Le litige oppose Sisvel, titulaire d’un brevet essentiel à la norme GPRS, au Chinois Haier qui commercialise des mobiles et des tablettes utilisant la fonction GPRS. Sisvel a déclaré que son brevet était essentiel à la norme GPRS et il s’est engagé à octroyer des licences FRAND sur ce brevet. Il a envoyé plusieurs courriers à Haier, lui reprochant de contrefaire son brevet et lui proposant de prendre une licence. Dans sa réponse, envoyée environ un an après cette proposition, Haier a déclaré espérer entamer des négociations formelles et réclamé des informations complémentaires sur une réduction de la redevance de licence. Sisvel a fini par assigner Haier en contrefaçon en demandant la cessation de la contrefaçon, la fourniture de données comptables, le rappel et la destruction des marchandises et la fixation de dommages-intérêts. Les négociations relatives à la licence ont continué parallèlement à la procédure de contrefaçon mais elles n’ont pas abouti.

Le Landgericht de Düsseldorf a donné raison à Sisvel, considérant que Haier n’avait pas rempli ses obligations en tant qu’utilisateur d’un brevet essentiel à une norme. En appel, l’Oberlandesgericht de Düsseldorf a conclu à l’abus de position dominante de la part de Sisvel. Celui-ci pouvait obtenir la fourniture des données comptables et des dommages-intérêts mais pas le rappel et la destruction des marchandises au motif qu’il n’avait pas respecté ses obligations FRAND. Les deux parties ont saisi la BGH.

La BGH a jugé que le brevet était contrefait et que Sisvel avait bel et bien une position dominante sur le marché mais qu’il n’en abusait pas et qu’il pouvait donc exercer totalement ses droits de brevets. La BGH a réaffirmé la position qu'elle avait exprimée dans son arrêt Orange Book : il y a abus de position dominante lorsque le titulaire du brevet demande la cessation des actes de contrefaçon, le rappel et la destruction des marchandises alors que le contrefacteur a fait une offre inconditionnelle pour prendre une licence à des conditions que le titulaire ne peut rejeter sans exercer un abus ou faire preuve de discrimination. Par ailleurs, la BGH a précisé que le titulaire abusait de sa position dominante s’il faisait valoir son brevet sans permettre au contrefacteur désireux de prendre une licence de le faire aux conditions définies par la CJUE dans l’affaire Huawei c. ZTE : le titulaire doit proposer à l’utilisateur du brevet une licence aux conditions FRAND si celui-ci a exprimé sa volonté de prendre une licence après avoir été averti de la contrefaçon.

La BGH a jugé que Haier ne s’était pas comporté comme un licencié volontaire et que Sisvel pouvait donc faire pleinement valoir ses droits. En effet, Haier n’a pas suffisamment exprimé sa volonté de prendre une licence et n’a pas réagi assez vite aux courriers l’informant de la contrefaçon.

La BGH explique vouloir empêcher le contrefacteur présumé, averti de la contrefaçon, de faire traîner les choses en longueur en faisant des offres sans conviction. La BGH exige donc du contrefacteur présumé qu’il exprime sa volonté de prendre une licence aux conditions FRAND de manière claire et sans ambiguïté. À ce propos, la BGH s’est référée à la décision britannique dans l’affaire Unwired Planet c. Huawei.

Haier a déposé un recours auprès de la Cour constitutionnelle allemande, arguant que la BGH n’avait pas appliqué correctement l’arrêt de la CJUE et qu’elle avait imposé des conditions trop strictes au défendeur. Au lieu d’appliquer son propre point de vue sur l’affaire, la BGH aurait dû poser une question préjudicielle à la CJUE sur les obligations précises qui incombent à un licencié volontaire. En effet, la BGH ne s’est pas seulement fondée sur l’arrêt Huawei c. ZTE, elle a à plusieurs reprises fait référence à son propre arrêt Orange Book.

L’auteur fait observer que la BGH se rapproche de la conception britannique exprimée dans l’affaire Unwired Planet c. Huawei non seulement en ce qui concerne la volonté du licencié, mais également à propos de l’autorisation des licences sur l’ensemble du portefeuille de brevets, à condition que les brevets soient essentiels. Selon l’auteur, la confirmation du caractère essentiel de ces brevets est une source de difficulté et induirait un renversement de la charge de la preuve, l’utilisateur devant démontrer l’absence de caractère essentiel des brevets dont il refuse de prendre la licence.

Enfin, la BGH se rapproche également de la cour anglaise en appliquant des critères souples pour ce qui est de l’exigence de non-discrimination. Haier avait fait valoir que Sisvel avait offert de meilleures conditions à un autre licencié. La BGH a accepté les arguments de Sisvel expliquant cette différence de traitement.