La demande reconventionnelle en déchéance des marques JC de CASTELBAJAC et JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC, opposées au titre de la contrefaçon, est recevable. Le manquement à la garantie d'éviction du cédant ne constitue pas une irrecevabilité à agir mais une éventuelle faute distincte, susceptible, si elle est établie, d'engager la responsabilité de celui-ci. La garantie invoquée ne peut, en tout état de cause, être opposée pour rendre irrecevable une demande fondée, comme en l'espèce, sur le comportement prétendument fautif du cessionnaire des droits patrimoniaux litigieux.

Dans son arrêt Elizabeth Emanuel[1], la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que « le titulaire d'une marque correspondant au nom du créateur et premier fabricant des produits portant cette marque ne peut, en raison de cette seule particularité, être déchu de ses droits au motif que ladite marque induirait le public en erreur, au sens de l'article 12, § 2, b), de la directive 89/104 ». Cette décision n'exclut donc nullement la possibilité du prononcé d'une déchéance de marque dans l'hypothèse où son titulaire en ferait un usage trompeur. Ainsi, elle laisse la possibilité aux défendeurs auxquels la société demanderesse oppose ses marques JC de CASTELBAJAC et JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC de tenter de démontrer que l'exploitation qui est faite de ces marques par leur titulaire est dolosive.

La déchéance partielle des droits sur les marques JC de CASTELBAJAC et JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC pour usage déceptif est caractérisée.

La société demanderesse a acquis ces marques dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire d’une société du créateur, puis a conclu avec ce dernier un contrat de prestation de services. Au vu des éléments versés aux débats, elle ne peut affirmer que depuis que ce contrat est arrivé à son terme, elle n'a plus fait référence au créateur, ni laissé à penser qu'il exercerait toujours des fonctions de directeur artistique pour son compte. La cession des droits d'auteur du créateur à son profit sur les créations réalisées pendant le contrat de prestation de services a été affirmée à plusieurs reprises par les juridictions saisies des litiges entre les parties[2]. Toutefois, ces juridictions ont également retenu à l’encontre du cessionnaire des faits illicites consistant à associer les marques à des opérations commerciales à l'occasion desquelles ont été attribués au créateur des dessins ou illustrations qui ne sont en réalité pas de sa main. Ces éléments caractérisent l'usage trompeur que la société demanderesse a fait, à plusieurs reprises, des marques litigieuses ainsi que de signes similaires « Castelbajac » et « Castelbajac Paris » qui en constituent des formes légèrement modifiées. Ces marques ou signes ont été associés par la société demanderesse à des agissements visant à faire croire au consommateur que certains produits qu'il acquiert ont été conçus par ou sous la direction artistique du créateur, alors que cette conception ne s'inscrit plus dans le cadre de leur collaboration antérieure.

La déchéance des droits sur les marques n’est pas prononcée pour l'intégralité des produits et services visés à leur enregistrement, mais uniquement pour ceux qui sont en rapport avec les faits litigieux, soit les produits cosmétiques, les vêtements et certains services en lien avec la mode. En effet, la marque doit demeurer un instrument loyal d'information du consommateur des produits et services visés à son enregistrement.

La contrefaçon des marques JC de CASTELBAJAC et JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC n’est pas caractérisée. Il ne ressort ni de l'acte de cession des marques ni de la convention de prestation de services conclue entre les parties que le créateur a cédé ou limité l'usage de son nom patronymique, que ce soit pour la période correspondant à l'exécution du contrat ou pour celle suivant son expiration. En outre, aucun accord de non-concurrence n’a été conclu entre les parties.

Le créateur exploite, depuis un nom de domaine jeancharlesdecastelbajac.com, un site internet sur lequel apparaissent les signes reprenant notamment la reproduction de ses prénoms et nom pour présenter ses réalisations et ses prestations de service de consultant et directeur artistique dans le domaine de la mode et du design. Les signes litigieux ne sont pas apposés sur les produits ou services concernés eux-mêmes. Cette exploitation se distingue de l'indication d'origine de ces produits et services, et traduit seulement la liberté du créateur de présenter ses activités sous son nom et avec sa signature, ce qui ne peut être en soi contraire aux usages loyaux du commerce.

De même, si la société défenderesse intervient, au vu de ses statuts, notamment dans les secteurs de la création de mode, du design, du conseil et de la prestation de services de direction artistique, et propose donc des services similaires à ceux couverts par la marque JC de CASTELBAJAC, son fondateur a pu valablement utiliser son patronyme, dont il a conservé l'entier usage, à titre de dénomination sociale. Cette dénomination est du reste suffisamment distincte de la marque opposée par sa longueur, sa structure, sa prononciation et l'évocation générée, pour ne pas rendre évident le risque de confusion allégué. Au surplus, il n'est pas démontré ni prétendu que ce signe serait apposé sur des produits et services à titre de marque, comme indication de leur origine.

NOTE :

Une marque ne présentant pas, en elle-même, un caractère déceptif au moment de son dépôt, peut, du fait de son titulaire, devenir propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou services. Il est ainsi possible d’obtenir, sous certaines conditions, la déchéance des droits sur cette marque sur le fondement de L. 714-6, b) du Code de la propriété intellectuelle, qui constitue la transposition de l’article 12, § 2, b) de la directive 89/104/CEE.

Les juges français se sont prononcés à plusieurs reprises sur la question de la déchéance des droits sur des marques devenues, du fait de leur titulaire, trompeuses sur la provenance géographique des produits ou services visés[3]. Beaucoup plus rares sont les décisions qui, comme dans l’arrêt ci-dessus publié, concernent des demandes en déchéance de marques constituées d'un nom patronymique qui seraient devenues trompeuses en raison de changements dans leurs conditions d'exploitation. Il s’agit de demandes de créateurs de mode, stylistes ou designers ayant une certaine notoriété, présentées à l’encontre d’entreprises auxquelles avaient été cédées une ou plusieurs marques constituées de leur nom patronymique, suite à l’arrêt de la collaboration qu'entretenaient les parties.

Il résulte expressément de l'article L. 711-1, al. 2, a) du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, qu’un nom patronymique peut constituer un signe susceptible de distinguer les produits et services d’une personne physique ou morale.

En outre, le titulaire d'un nom patronymique peut concéder à un tiers le droit d’utiliser celui-ci pour désigner une entreprise ou des produits et services. Un arrêt ancien (arrêt Bordas)[4] illustre parfaitement les différents intérêts en jeu dans cette hypothèse. Dans cette affaire, le titulaire du nom patronymique avait demandé qu’il soit fait interdiction à la société dont il était le co-fondateur avec son frère, de faire usage de ce nom dans sa dénomination sociale. La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel qui avait fait droit à sa demande en retenant qu’il n’y avait eu aucune convention sur l’usage du nom par la société, son incorporation dans la dénomination sociale ne pouvant s’analyser que comme une simple tolérance. Elle a dit que le principe de l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilité du nom patronymique ne s'opposait pas à la conclusion d'un accord portant sur l’utilisation de ce nom comme dénomination sociale ou nom commercial. Selon la Cour, le patronyme est devenu, en raison de son insertion dans les statuts de la société, un signe distinctif qui s’est détaché de la personne physique qui le porte, pour s’appliquer à la personne morale qu’il distingue et devenir ainsi un objet de propriété incorporelle.

La difficulté pour les juridictions saisies de demandes relatives à des marques patronymiques est donc de concilier le droit au nom, en tant que droit de la personnalité et le droit pour le titulaire des marques d'exercer une activité commerciale autour de ce nom.

Dans un arrêt du 15 décembre 2004 (arrêt Inès de la Fressange)[5], la cour d’appel de Paris s’est prononcée, pour la première fois à notre connaissance, sur une demande de déchéance pour déceptivité de marques patronymiques. Un célèbre mannequin avait cédé à une société la propriété de marques constituées de son prénom, de son nom patronymique ou la combinaison des deux, ainsi que le droit exclusif de déposer de telles marques dans certaines classes de produits ou services. Elle avait travaillé au sein de cette société en qualité de directrice artistique et des relations publiques pendant plusieurs années. Suite à son licenciement, elle a notamment demandé la déchéance des droits de la société sur ces marques sur le fondement de l’article L. 714-6 b) du Code de la propriété intellectuelle. Après avoir rappelé le principe énoncé dans l’arrêt Bordas, les juges d’appel ont dit que l’accord du mannequin, portant sur l’utilisation de son nom patronymique comme dénomination sociale, nom commercial ou marque, n’était pas de nature à faire échec à la fonction de la marque qui est un signe servant à distinguer des produits ou services, pour garantir au consommateur et à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit. Elle a retenu que lorsque la marque est constituée « d’un nom patronymique, d’un prénom ou de la combinaison des deux, ayant acquis une notoriété telle qu’ils deviennent un signe évocateur et indicateur pour le consommateur, ce dernier lie d’évidence dans son esprit le produit marqué à la personne dont l’identité est déclinée à titre de marque ». Elle a ajouté que la marque devait être et demeurer un instrument loyal d'information du consommateur. Elle a conclu qu'il convenait de prononcer la déchéance des marques qui étaient devenues trompeuses du fait de leur titulaire. En effet, la société avait poursuivi l’exploitation de ses marques en maintenant artificiellement dans l’esprit du consommateur un lien entre l’image attachée à la personnalité de la demanderesse et les produits vendus sous les signes contestés, alors que cette dernière n’exerçait plus aucune maîtrise sur la création artistique des produits commercialisés. Ce faisant, elle a fait preuve d’un comportement de nature à induire le consommateur en erreur sur les produits commercialisés sous les différentes marques.

La Cour de cassation[6] a cassé l’arrêt d’appel pour violation de l’article 1628 du Code civil, en retenant que, en sa qualité de cédant, le mannequin n'était pas recevable en une action tendant à l'éviction de l'acquéreur.

Ce n’est pas la solution retenue dans l’arrêt ci-dessus publié qui a considéré que la garantie d’éviction du cédant ne pouvait être invoquée pour rendre irrecevable une demande formée sur le comportement fautif du cessionnaire des droits.

La Cour de justice des Communautés européennes (affaire Elizabeth Emanuel)[7] s’est également prononcée sur la question de la déchéance pour déceptivité d’une marque patronymique déposée par une entreprise.

Un litige a opposé, devant les juridictions anglaises, une créatrice de robes de mariée renommée à une société qui a déposé une demande d’enregistrement de marque constituée du nom patronymique de cette créatrice. Cette demande de marque intervenait suite à des cessions successives du fonds de commerce initial, de la clientèle et d’une marque antérieure Elizabeth Emanuel. La créatrice avait quitté l’emploi qu’elle occupait au sein d’une des sociétés cessionnaires. Le Hearing Officer a rejeté la requête qu’elle a formée en déchéance de la marque, au motif que, si le public avait été effectivement victime d’une tromperie et d’une confusion, celles‑ci étaient licites comme étant la conséquence inévitable de la cession d’une entreprise et d’une clientèle précédemment exploitées sous le nom de leur propriétaire originaire.

Le juge de renvoi a choisi de poser des questions préjudicielles à la Cour de justice : les premières afin de connaître les conditions dans lesquelles une marque peut être refusée à l’enregistrement au motif qu’elle serait de nature à tromper le public, au sens de l’article 3, § 1, g), de la directive 89/104/CEE, lorsque la clientèle attachée à cette marque a été cédée avec l’entreprise fabriquant les produits qui en sont revêtus et que la marque correspond au nom du créateur et premier fabricant desdits produits ; les autres afin de connaître, dans les mêmes circonstances, les conditions dans lesquelles le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits au motif que cette marque induirait le public en erreur, au sens de l’article 12, § 2, b), de la directive.

Le juge de renvoi estimait, d’une part, que l’intérêt général commande que la marque ne doit pas être susceptible d’induire en erreur un consommateur moyen, et, d’autre part, qu’il est cependant conforme à l’intérêt général de permettre la cession d’entreprises et de clientèles avec les marques auxquelles ces dernières sont attachées.

La Cour de justice a dit qu’une marque telle que ELIZABETH EMANUEL pouvait avoir la fonction de distinguer les produits fabriqués par une entreprise, notamment quand la marque lui a été cédée et qu’elle fabrique le même type de produits que ceux qui en étaient revêtus. Elle a ajouté que les cas de refus d’enregistrement visés par l’article 3, § 1, g), de la directive 89/104/CEE supposaient que l’on puisse retenir l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur. Elle a retenu que dans le cas d’espèce, quand bien même un consommateur moyen pourrait être influencé dans son acte d’achat d’un vêtement portant la marque en imaginant que la titulaire du nom avait participé à la création de ce vêtement, les caractéristiques et les qualités dudit vêtement restaient garanties par l’entreprise titulaire de la marque. Elle a conclu que la dénomination litigieuse ne pouvait être considérée comme étant, à elle seule, de nature à tromper le public sur la nature, la qualité ou la provenance de la marchandise qu’elle désigne. Elle a ajouté que, en revanche, il appartiendrait au juge national d’examiner si, dans la présentation de la marque, il n’existe pas une volonté de l’entreprise ayant introduit la demande d’enregistrement de la marque de faire croire au consommateur que Elizabeth E est toujours la créatrice des produits portant la marque ou qu’elle participe à leur création. Il s’agirait, en effet, dans ce cas, d’une manœuvre qui pourrait être jugée dolosive mais qui ne pourrait être analysée comme une tromperie au sens de l’article 3 de la directive 89/104/CEE et qui, de ce fait, n’affecterait pas la marque elle‑même et, par voie de conséquence, la possibilité de l’enregistrer.

La Cour a dit que les conditions de la déchéance prévues à l’article 12, § 2, b) de la directive 89/104/CEE étant identiques à celles du refus d’enregistrement fondé sur l’article 3, § 1, g) précité, il y a lieu de répondre aux deux dernières questions posées que le titulaire d’une marque correspondant au nom du créateur et premier fabricant des produits portant cette marque ne peut, en raison de cette seule particularité, être déchu de ses droits au motif que ladite marque induirait le public en erreur, notamment quand la clientèle attachée à cette marque a été cédée avec l’entreprise fabriquant les produits qui en sont revêtus.

Par un arrêt confirmatif du 10 octobre 2014[8], la cour d’appel de Paris a rejeté une demande en déchéance de marque patronymique pour caractère trompeur. Dans cette affaire, la société Christian Lacroix a agi en contrefaçon de ses marques verbales française et de l’Union européenne CHRISTIAN LACROIX qui désignent notamment des vêtements et en atteinte à sa marque de renommée, à l’encontre de sociétés qui, suite à un partenariat avec le titulaire du nom patronymique, ont commercialisé une collection de meubles sous la marque SICIS en présentant les produits sur leur site internet et dans leur catalogue sous la dénomination « designed by M. Christian Lacroix ». Christian L avait collaboré avec la société Christian Lacroix, en qualité de créateur et directeur artistique pour des collections de haute couture et de prêt-à-porter féminin pendant plusieurs années, avant de réaliser la collection de meubles. Il est intervenu volontairement à l’instance, ainsi que sa société, aux côtés des sociétés défenderesses. Ils ont formé une demande reconventionnelle en déchéance des droits de la société Christian Lacroix sur ses marques pour déceptivité.

Faisant expressément référence à l’arrêt de la Cour de justice Elizabeth Emanuel, la cour d’appel a jugé que la preuve de l’intention dolosive de la société titulaire de la marque française n’était pas rapportée et qu’il ne pouvait lui être reproché d’avoir reproduit sur son site internet des textes rédigés par le créateur auquel elle a été liée durant plus de vingt ans. Au surplus, les défendeurs ne faisaient état d'aucun élément précis laissant croire que Christian L serait toujours le directeur artistique de cette société. Au contraire, le changement de directeur artistique avait largement été relayé tant par la presse spécialisée que généraliste. À cet égard, les juges de première instance avaient souligné que le consommateur, régulièrement informé de l'histoire des maisons de couture, savait que les produits revêtus de la marque CHRISTIAN LACROIX n’étaient pas nécessairement créés par le couturier, soit en raison du nombre de produits, soit de l'existence de licences, soit de la séparation entre le créateur et la maison de couture. Dès lors, la demande en déchéance de la marque pour déceptivité a été rejetée.

À l’inverse, dans la décision ci-dessus publiée, la cour d’appel de Paris a retenu un certain nombre de faits illicites, telles la reproduction non autorisée des œuvres du créateur et l’apposition de dessins sur des produits faussement présentés comme étant de sa main. Selon la cour, ces agissements[9] visent à faire croire au consommateur que certains produits revêtus des marques JC de CASTELBAJAC et JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC ont été conçus par ou sous la direction artistique du créateur, alors que la conception des produits litigieux ne s’inscrivait plus dans le cadre de leur collaboration antérieure.

Reste à savoir si dans cette affaire, la Cour de cassation sera saisie d’un pourvoi, ce qui ne manquerait pas d’apporter des précisions sur la question de la déchéance d’une marque patronymique devenue trompeuse du fait de son titulaire.

Sylvie Lepoutre et Christophe Schweickhardt
Rédacteurs au PIBD