Par Sofika Kolagji et Madeleine Bigoy, juristes au service juridique et international de l’INPI

Le 11 décembre 2020 a marqué le premier anniversaire de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services, le lendemain de la publication au Journal Officiel du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019. Prise en application de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte, l’ordonnance a transposé, en droit français, la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des États membres sur les marques, adoptée dans le cadre de la réforme européenne du droit des marques, dite du « Paquet Marques ».

Parmi les nombreux changements apportés par la réforme, dont l’objectif était de moderniser et de rendre plus performants les dispositifs de protection des marques, on peut citer la possibilité de déposer de nouveaux types de marques, répondant aux évolutions techniques et économiques.

Autrefois subordonnées à la nécessité de faire l’objet d’une représentation graphique¹, les marques étaient sensiblement limitées à des dénominations ou ensembles verbaux, ou encore à des signes figuratifs ou semi-figuratifs. L’ordonnance allège l’exigence de représentation graphique pour lui substituer celle, plus permissive, de pouvoir être représentée dans le registre.

Concrètement, cette libéralisation permet à de nouveaux types de signes qui ne sont ni verbaux ni figuratifs, comme les marques sonores, multimédia ou dites de mouvement, d’être déposés à titre de marque pourvu que leur représentation soit « claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective » (Considérant 13 de la directive 2015/2436). Ainsi, le nouvel article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) indique que le signe « doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire ».

S’agissant des éléments constitutifs de la marque, l’article R. 711-1 nouveau du CPI dispose que : « La marque est représentée dans le registre national des marques sous une forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible, sous réserve de pouvoir être représentée dans ce registre de façon claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective.». Cette dernière condition semble encore inaccessible pour le dépôt d’autres signes « non-traditionnels » tels que les marques gustatives ou olfactives qui n’ont, pour le moment, pas pu être traduites dans le registre dans une représentation acceptable.

Alors que l’année 2020 a vu une augmentation du nombre de dépôts et le franchissement inédit de la barre des 100 000 marques déposées à l’INPI, démontrant si besoin était l’intérêt confirmé des déposants pour la marque française, maintenant encore davantage harmonisée avec la marque de l’Union européenne, il est également l’heure d’un premier bilan de l’utilisation du nouveau dispositif par les déposants et de l’opportunité de déposer de nouveaux types de marque.

Depuis le 11 décembre 2019², 25 marques non traditionnelles ont été déposées à l’INPI, parmi lesquelles des marques sonores, de mouvement ou encore multimédias, mais aucune marque hologramme.

La marque sonore, composée d’un son ou d’une combinaison de sons, doit être représentée par un fichier audio reproduisant le son ou par une représentation fiable du son en notation musicale (ce dernier format ne constitue pas une nouveauté). L’INPI accepte les formats de fichier JPEG et MP3 ne dépassant pas 100 Mo.

• 7 marques sonores ont été déposées depuis le 11 décembre 2019 et publiées au BOPI ;
• 1 marque a été enregistrée (le 27 novembre 2020) ;
• 1 seule marque a été déposée sous la forme de l’image d’une portée musicale au  format JPEG, les autres l’ont été sous le format MP3 ;
• 4 déposants n’ont pas fait appel à un mandataire professionnel.

Exemple de marque sonore déposée au format MP3 le 14 mai 2020 sous le numéro 4 647 703, publiée au BOPI n° 2020/23 le 5 juin 2020 et enregistrée le 27 novembre 2020, constituant la transcription sonore du slogan « les routiers sont toujours aussi sympas » :

La marque de mouvement, constituée par un mouvement ou un changement de position des éléments qui composent la marque, doit être représentée par un fichier vidéo ou une série d’images fixes séquentielles montrant le mouvement ou le changement de position. L’INPI accepte les formats de fichier JPEG et MP4 ne dépassant pas 100 Mo.

• 5 marques de mouvement ont été déposées depuis le 11 décembre 2019 et publiées au BOPI ;
• 2 marques ont été enregistrées, les 18 septembre et 9 octobre 2020 ;
• 1 seule marque a été déposée sous la forme d’une série d’images séquentielles immobiles en format JPEG, les autres l’ont été sous le format MP4 ;
• Un seul déposant n’a pas fait appel à un mandataire professionnel.

Exemple de marque de mouvement déposée au format MP3 le 14 février 2020 sous le numéro 4 624 208, publiée au BOPI n° 2020/10 le 6 mars 2020 et enregistrée le 9 octobre 2020 :

La marque multimédia, qui consiste en une combinaison d’images et de son, doit être représentée par un fichier audiovisuel contenant la combinaison de l’image et du son. L’INPI accepte le format de fichier MP4 ne dépassant pas 100 Mo.

• 13 marques multimédia ont été déposées depuis le 11 décembre 2019 et publiées au BOPI ;
• 8 marques ont été enregistrées (entre le 16 octobre et le 27 novembre 2020) ;
• Aucun déposant n’a fait appel à un mandataire professionnel.

Exemple de marque multimédia déposée au format MP4 le 2 mars 2020 sous le numéro 4 628 958, publiée au BOPI n° 2020/13 le 27 mars 2020 et enregistrée le 23 octobre 2020 :

Ces chiffres ne permettent pas encore de dégager une tendance particulière sur ces nouveaux dépôts. On peut cependant observer que les classes de produits et de service les plus utilisées pour ces 25 dépôts sont classiquement les classes 9, 35, 38 et 41, comme pour les marques plus conventionnelles. Ces marques proviennent souvent de déposants, personnes physiques ou morales, du domaine de la télécommunication ou de la production audiovisuelle. Peu de grandes entreprises se sont déjà lancées à ce stade de l’application des nouvelles dispositions, peut-être en raison des habitudes liées au dispositif existant jusqu’à ce jour, ou peut-être également en raison d’un défaut de prévisibilité juridique suffisante des nouvelles possibilités de dépôt. Enfin, il peut être constaté que ces dépôts ne semblent pas moins capables de passer avec succès l'examen de contrôle de validité que leurs homologues plus traditionnels, près de la moitié de ces marques déposées depuis un an étant enregistrées, malgré l’allongement des délais dû à la crise sanitaire. Il est vrai que ces marques ont en commun de respecter un format relativement court, qui permet au consommateur de les percevoir comme identifiant une origine précise, correspondant ainsi à l’identité d’une marque de produit ou de service. Cette tendance pourra certainement être vérifiée dans les années à venir.

Les déposants ont ainsi, pour le moment, relativement peu profité de l’élargissement du périmètre des types de marques admissibles, malgré sa mise en avant par la réforme. Néanmoins, les opérateurs économiques et les professionnels des marques ont certainement besoin d’un temps d’adaptation de leur stratégie de dépôt avant de se lancer dans ces nouvelles voies de protection.

Outre le fait que ces nouvelles modalités de dépôt soient très récentes, les incertitudes demeurant quant à l’examen du caractère distinctif de telles marques ainsi que leurs modalités de comparaison, entre elles ou avec d’autres types de signes, tels que des marques verbales, ou encore l’appréciation de leur éventuel caractère contrefaisant, peuvent également expliquer ce succès pour l’instant relatif. Par ailleurs, l’absence de décisions de refus du directeur général de l’INPI ou de jurisprudence consécutive à ces décisions n’offre pour le moment pas de visibilité suffisante pour les déposants et leurs conseils. Nul doute que les premiers refus aideront à voir ce qui est possible et ce qui l’est moins.

Enfin, si l’atout marketing de ces nouveaux types de marques est évident et correspond aux nouvelles pratiques des entreprises, qui veulent diversifier leur façon de communiquer, ces signes sont-ils pour autant forts sur le plan juridique ? Le dépôt définit en effet la portée et les limites de la protection du signe que l’entreprise cherche à protéger.

À titre d’exemple, on peut constater que la plupart des marques sonores déposées s’apparentent à des musiques, jingles, et non pas à une série limitée de notes de musique, à l’instar de l'identité sonore de la SNCF qui est sans doute la plus marquante dans le paysage français. Sauf exception, on peut anticiper que les prochaines marques déposées correspondront à la pratique qui existait déjà avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2019-1169, à savoir l’identité sonore. En effet, de nombreux acteurs ont déjà adopté une forme de reconnaissance sonore, en complément de leurs signes distinctifs graphiques. L’identité sonore, possiblement protégée par le droit d’auteur, pourrait alors bénéficier également d’une protection supplémentaire au titre du droit des marques, dans deux formats proches. Le complément de l’identité sonore par l’ouverture à la marque sonore pourrait permettre de donner un nouvel élan au nouveau dispositif juridique des marques.

Les prochaines années apporteront certainement plus de recul aux opérateurs économiques et à leurs conseils sur les avantages et les désavantages des nouveaux types de marques et verront peut-être les déposants changer davantage leurs habitudes en explorant ce nouveau champ des possibles.

Du côté de l’EUIPO, les dépôts de marques non conventionnelles, possibles depuis le 1^er octobre 2017, date d’entrée en vigueur de la réforme au niveau européen, sont quantitativement plus élevés au regard du nombre plus important de dépôts devant l’Office de l’Union, avec néanmoins un succès tout aussi relatif que pour l’INPI. Pour information, on comptabilise, au 11 décembre 2020, à l’EUIPO :

• 3 demandes de marque hologramme dont 2 sont enregistrées ;
• 110 demandes de marques de mouvement dont 68 sont enregistrées ;
• 51 demandes de marques multimédia dont 38 sont enregistrées.

Le programme de convergence CP 11 dirigé par l’EUIPO aboutira à une communication commune intitulée Nouveaux types de marques – Examen des exigences formelles et des motifs de refus et de nullité en avril 2021, ce qui devrait apporter des clarifications aux déposants sur les critères d’acceptation des nouveaux types de marques, et pourrait renforcer la prévisibilité juridique de ces titres et amorcer un changement des pratiques, vers davantage de dépôt.