En refusant de statuer dans l’affaire Athena Diagnostics Inc. c. Mayo Collaborative Services, la Cour suprême des États-Unis a raté l’occasion d’apporter des éclaircissements sur la brevetabilité des méthodes de diagnostic.

Le brevet litigieux porte sur une méthode de diagnostic de la myasthénie acquise consistant en la recherche, dans les fluides corporels, de la présence d’auto-anticorps Musk. La méthode revendiquée comprend une étape de détection qui est davantage que la simple corrélation entre un produit naturel et un état pathologique.

L’auteur rappelle qu’une invention sur une méthode de diagnostic qui se contente de décrire une loi de la nature n’est pas brevetable, à moins qu’elle ne contienne des étapes non conventionnelles et non routinières. L’incertitude demeure cependant sur ce que l’on entend par non conventionnel et non routinier. La jurisprudence n’a pas été d’une grande aide, les méthodes de diagnostic étant systématiquement jugées non brevetables.

Très divisée, la Cour d’appel du Circuit fédéral (CAFC) a refusé un nouvel examen de l’affaire en formation plénière, confirmant la décision de la juridiction inférieure relative à la non brevetabilité de la méthode de diagnostic revendiquée. Quatre juges issus de l’opinion majoritaire ont déclaré que leur décision était dictée par l’arrêt Mayo de la Cour suprême. En effet, depuis cet arrêt, la CAFC a toujours conclu à la non brevetabilité des méthodes de diagnostic. Or, la Cour suprême avait précisément mis en garde contre une interprétation trop large susceptible « d’éviscérer le droit des brevets ». Pourtant, elle n’a pas jugé utile de se saisir de l’affaire Athena.

De son côté, l’Office des brevets et des marques a tenté de combler le vide en publiant, en 2019, de nouvelles directives destinées à faciliter l’examen. Deux questions doivent être posées successivement : 1. La revendication expose-t-elle une exception à la brevetabilité, telle qu’une loi de la nature ? 2. Si tel est le cas, la revendication expose-t-elle des éléments supplémentaires qui intègrent cette exception dans une application pratique ?

En l’absence de clarification par la Cour suprême, l’auteur prodigue divers conseils aux déposants de demandes de brevets sur des méthodes de diagnostic : mettre en valeur les étapes non conventionnelles et non routinières de la méthode revendiquée ; mettre en exergue des actions et non le lien entre un produit de la nature et un état pathologique ; souligner la particularité de la méthode en évitant les revendications larges ; mettre l’accent sur les techniques ou les systèmes car même si une méthode pour détecter un produit de la nature n’est pas brevetable, les compositions, les produits ou les dispositifs conçus pour détecter un produit de la nature sont susceptibles de l’être. Enfin, si la protection aux États-Unis s’avère impossible, ne pas exclure un dépôt dans d’autres pays.