Jurisprudence
Marques

Recevabilité de l’action en contrefaçon du cessionnaire d’une marque non renouvelée à la date de l’assignation

PIBD 1178-III-4
Cass. com., 26 janvier 2022

Recevabilité de l’action en contrefaçon - Absence de renouvellement de la marque - Faits litigieux antérieurs à la perte du droit - Contrat de cession de la marque

Recevabilité de l’action en concurrence déloyale et parasitaire - Usurpation de la dénomination sociale, du nom commercial et des noms de domaine - Imitation de la marque

Contrefaçon de marque - Exception - Dénomination sociale et nom commercial antérieurs - Réglementation de l'usage du signe

Texte
Marque n° 4 012 300 de C
Texte

Pour déclarer l’intervenant volontaire, cessionnaire de la marque, irrecevable à agir en contrefaçon, la cour d’appel a retenu que l'enregistrement de cette marque n'avait pas été renouvelé dix ans après son dépôt, de sorte que celle-ci n'était plus protégée lors de la délivrance de l'assignation en justice par la société cédante. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, d'une part, que la société poursuivie avait commencé à faire usage du signe incriminé antérieurement à l'expiration de la validité de la marque, tombée dans le domaine public et, d'autre part, que le contrat de cession emportait subrogation du cessionnaire dans toutes les actions et prétentions de la société cédante contre la société poursuivie concernant la marque, et par conséquent dans l'action en contrefaçon intentée par assignation antérieure à la cession, la cour d'appel a violé l'article L. 712-1 du CPI.

Pour déclarer l’intervenant volontaire irrecevable à agir en concurrence déloyale et parasitaire pour usurpation fautive de la dénomination sociale, du nom commercial et des noms de domaine de la société cédante, dissoute et liquidée, la cour d’appel a retenu qu'agissant à titre personnel, celui-ci ne justifiait, en sa seule qualité, d'aucun droit sur la dénomination sociale, le nom commercial et les noms de domaine. En statuant ainsi, alors qu’il reprochait, en outre, à la société poursuivie une concurrence déloyale et des actes parasitaires du fait d'atteintes à la marque dont il était cessionnaire et de l'utilisation fautive de la dénomination sociale, du nom commercial et des noms de domaine de la société liquidée, qui l'auraient empêché, à la date de son départ à la retraite, de tirer le fruit de son travail au sein de la société, la cour d'appel a violé l’article 5 du Code de procédure civile.

Il ressort de l'article L. 713-6 du CPI, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, que l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est antérieure à l'enregistrement. Toutefois, le titulaire de l'enregistrement peut demander que cette utilisation soit limitée ou interdite si elle porte atteinte à ses droits. Pour débouter le cessionnaire de la marque Sysoft de sa demande en contrefaçon, et par conséquent de sa demande d'interdiction, la cour d’appel s’est bornée à relever que la société poursuivie avait fait usage de sa dénomination sociale et de son nom commercial E-Sysoft antérieurement à l'enregistrement de cette marque. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'utilisation de cette dénomination sociale et ce nom commercial ne portait pas atteinte aux droits du titulaire de la marque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Cour de cassation, ch. com., 26 janvier 2022, 19-16.956 (M20220025)
M. C c. Label Agence SARL (anciennement dénommée société E-Sysoft)
(Cassation partielle CA Versailles, 12e ch., 12 mars 2019, 18/02595 ; M20190059)