Promulguée le 14 juin 2023, la loi portant révision de la loi sur les marques devrait entrer en vigueur d’ici juin 2024. L’auteure souligne ce que le texte va changer en matière de coexistence de marques.

Actuellement, les lettres de consentement ne permettent guère aux déposants d’éviter le rejet d’une demande motivé par l’existence d’une marque antérieure identique ou similaire. Elles ne sont en effet acceptées par l’Office japonais des brevets que dans des cas très restreints.

Aussi la solution pour organiser la coexistence consiste-t-elle souvent en une cession temporaire de la demande au titulaire de la marque première en date. D’aucuns évoquent le manque de fluidité du processus, les coûts occasionnés et le risque que la marque ne soit finalement pas rétrocédée.

Il résulte de la loi modificative que l’obtention du consentement du titulaire de la marque antérieure pourra permettre d’échapper au rejet.

Dans l’ensemble, les conseils saluent cette évolution qui devrait simplifier la tâche aux déposants, leur économiser du temps et de l’argent et améliorer leur sécurité juridique. Elle constitue en outre une avancée en termes d’harmonisation, un régime similaire existant déjà dans de nombreux pays, et la disparition de cette spécificité nationale facilitera la maîtrise du système par les praticiens étrangers.

Des conseils signalent toutefois qu’obtenir un enregistrement grâce à une lettre de consentement pourrait ne pas être aussi aisé qu’il y paraît car la loi ajoute une condition : il ne doit pas y avoir de risque de confusion quant à l’origine des produits ou services. Même s’il est difficile de prédire la pratique de l’Office et ses exigences vis-à-vis des déposants, on peut supposer qu’il sera plus enclin à refuser la coexistence si la marque seconde est identique ou très similaire à la marque antérieure, ou si cette dernière est notoirement connue au Japon.

Certains conseils recommandent aux déposants de préparer des arguments pour démontrer l’absence de risque de confusion – par exemple, le fait que les produits concernés sont commercialisés ou utilisés dans des lieux différents, sur des marchés non concurrents. Préciser la stratégie adoptée par les deux parties pour prévenir toute confusion pourrait également être un plus, eu égard notamment à la protection des consommateurs.

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