La décision de la chambre de recours de l’EUIPO ayant fait droit à la demande en nullité d’un modèle communautaire représentant une brique de jeu de construction, présentée sur le fondement de l’article 8, § 1, du règlement (CE) n° 6/2002, est annulée.

En application de l’article 8 dudit règlement, sont exclues de la protection accordée aux dessins et modèles communautaires, les caractéristiques de l’apparence du produit qui sont exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci (paragraphe 1) et les caractéristiques dites d’interconnexion ayant notamment pour fonction de raccorder mécaniquement des produits entre eux (paragraphe 2). Les dispositions du paragraphe 3 de cet article constituent une exception à celles du paragraphe 2, permettant de protéger les dessins ou modèles visant les produits qui font partie d’un système modulaire en dépit de leurs éventuelles caractéristiques d’interconnexion. La chambre de recours a commis une erreur de droit en refusant de faire application de l’article 8, § 3, du règlement, comme le demandait le titulaire du modèle contesté. Celui-ci peut invoquer le bénéfice de cette disposition pour la première fois devant la chambre de recours. Par ailleurs, l’article 8, § 2, vise une catégorie de caractéristiques d’interconnexion plus large que l’article 8, § 1. L’article 8, § 3, doit pouvoir s’appliquer à toutes les caractéristiques visées au paragraphe 2 et non, comme l’invoquait à tort l’EUIPO, aux seules caractéristiques qui ne relèvent pas du paragraphe 1, à savoir celles pour l’apparence desquelles des considérations d’une autre nature que technique ont existé. Lorsque l’EUIPO, lors de l’examen d’une demande en nullité fondée sur l’article 25, § 1, b), dudit règlement, lu conjointement avec l’article 8, § 1, de ce règlement, constate que les caractéristiques de l’apparence du produit concerné par le dessin ou modèle contesté, relèvent, à la fois des paragraphes 1 et 2 de l’article 8 et lorsque le titulaire du dessin ou modèle contesté invoque le bénéfice de l’article 8, § 3, il doit, afin de préserver l’effet utile de ces dernières dispositions examiner si ces caractéristiques sont susceptibles de bénéficier de la protection des systèmes modulaires, y compris lorsque le demandeur en nullité n’a pas invoqué l’article 8, § 2.

L’EUIPO a également violé les dispositions de l’article 8, § 1, dudit règlement. Selon l’arrêt Doceram[1] de la Cour de justice, si au moins une des caractéristiques du produit n’est pas exclusivement imposée par la fonction technique de celui-ci (ex : caractéristique liée à l’aspect visuel), le dessin ou modèle ne peut être annulé. La chambre de recours a identifié six caractéristiques de l’apparence de la brique de construction (rangée de pastilles sur la face supérieure de la brique, rangée de cercles plus petits sur la face inférieure, deux rangées de cercles plus grands sur la face inférieure, forme rectangulaire de la brique, épaisseur des parois de la brique, forme cylindrique des pastilles) et considéré qu’elles étaient toutes exclusivement imposées par la fonction technique, qui est de permettre l’assemblage avec d’autres briques du jeu et le démontage. Or, elle a interprété de façon erronée les caractéristiques du produit concerné par le modèle contesté, en omettant de retenir celle tenant à la surface lisse de la face supérieure de la brique et n’a donc pu établir le caractère exclusivement technique de l’ensemble des caractéristiques.

L’arrêt du tribunal de l’Union européenne ci-dessus publié vient compléter une série de décisions judiciaires françaises et communautaires, rendues depuis de nombreuses années, concernant la protection par les différents titres de propriété industrielle de la célèbre brique du jeu de construction Lego et des figurines faisant partie de ce jeu.

La société française Lego commercialise sur le territoire national depuis les années 1950 des jeux de construction constitués de briques fabriquées par la société danoise Kirkbi. Les briques, compatibles et assemblables entre elles grâce à un dispositif à tenons, ont été inventées dans les années 1930 par Harry Fischer Page, qui a déposé des brevets en Angleterre, puis un brevet n° 916 078 en France en 1945, intitulé « bloc pour jeux de construction ». Deux autres brevets portant sur la brique ont été déposés sur le territoire français, respectivement par Kirk Christiansen en 1958 (n° 1 206 687) et par la société danoise A/S Lego System en 1968 (n° 1 599 102), permettant d’étendre l’utilisation des jeux de construction. Un brevet portant sur un personnage jouet a également été déposé en 1978 (n° 78 24914) par la société danoise Lego A/S.

La société de droit suisse Interlego AG est cessionnaire d’un modèle de briques à tenons et de cubes de construction à encastrement, déposé en 1971 (n° 104 897-001 et 104 897-003) et la société Lego A/S (anciennement dénommée Interlego A/S) est titulaire, pour sa part, d’un modèle de personnage jouet déposé en 1978 (n° 125 741) et d’un modèle d’élément de jeu de construction dit cornière (n° 866265-0047), déposé en 1986. Cette dernière société est également titulaire d’un dessin ou modèle communautaire n° 1664368-0006 portant sur la brique de construction, enregistré en 2010.

Complétant ce dispositif de protection des éléments du jeu de construction, la société Kirkbi A/S a déposé la forme de la brique à titre de marque figurative française en 1989 (n° 1 526 777) et à titre de marque communautaire tridimensionnelle en 1996. La société danoise Lego Juris A/S est également titulaire de deux marques communautaires tridimensionnelles représentant différentes vues d’une figurine Lego n° 000050518 et n° 000050450 déposées la même année.

Ces différentes sociétés (ci-après sociétés Lego) ont intenté, à plusieurs reprises, devant les juridictions nationales, des actions en contrefaçon sur le fondement de leurs différents titres, dont la validité a été contestée en défense, ainsi que des actions en concurrence déloyale et parasitaire. Par ailleurs, des actions en nullité des marques et des modèles communautaires ont été portées devant les juridictions communautaires par des sociétés commercialisant des jeux de construction similaires.

1. La jurisprudence relative aux brevets   

Dans une affaire[2] en contrefaçon du brevet n° 1 599 102, intitulé « jeu de construction » et en concurrence déloyale, une cour d’appel a rejeté la demande reconventionnelle en nullité du brevet au regard de la loi du 5 juillet 1844. Elle a relevé que l’invention était relative à un jeu de construction comprenant des éléments en forme de boîtes, ouverts vers le bas et munis sur leur surface supérieure d’ergots servant à accoupler les éléments entre eux. Le but de cette invention était de réaliser un jeu de construction qui permette l’assemblage de petits et grands éléments. Concernant la nouveauté, les juges du fond ont dit que le brevet antérieur n° 1 206 687 (déposé en 1958) ne pouvait être considéré comme une antériorité de toute pièce. En effet, si celui-ci « décrit bien l’accouplement de petits éléments entre eux, selon un mode de réalisation identique à celui du brevet litigieux pour l’assemblage respectif des petits éléments entre eux et des grands éléments entre eux, il ne décrit pas l’assemblage de petits et de grands éléments, ni le mode de réalisation technique d’un tel assemblage ». Ils ont estimé que la structure décrite par le brevet litigieux était à l’opposé de celle mentionnée dans le brevet antérieur. Ainsi, dans le brevet antérieur les ergots tubulaires sont des ergots secondaires logés dans le volume creux de l’élément, alors que dans le brevet contesté les ergots tubulaires des grands éléments sont des ergots primaires logés sur la face supérieure.

À l’occasion d’une autre procédure engagée postérieurement, les sociétés Lego ont invoqué à l’appui de leur action en contrefaçon sur le fondement des droits des brevets, des marques et des dessins et modèles, le brevet n° 78 24914 portant sur un personnage jouet muni de jambes oscillantes, faisant partie d’un jeu de construction. L’invention portait sur la réalisation d’évidements sur la face arrière des jambes du personnage, ce qui permettait à celui-ci d’être assemblé en position assise à la plaque de base. Appliquant les dispositions de la loi du 13 juillet 1978, les premiers juges[3]  avaient annulé le brevet pour défaut d’activité inventive, en retenant l’évidence de l’invention pour l’homme du métier au vu des deux brevets étrangers invoqués à titre d’antériorités, qui se rapportaient également à un jeu de construction avec un personnage. Le personnage protégé par le brevet antérieur Hamar, simplifié à l’extrême, a pour corps un bloc paralléllépipédique creux emboitable sur n’importe quel groupe de quatre tenons de la plaque de base. Il ne comporte pas de jambes articulées. Celui visé par le brevet antérieur Trenton, rustique et simplifié, est plat. La tête, le corps et les jambes ayant la forme de lamelles, oscillantes latéralement dans le seul plan du tronc, sont munis d’arêtes aptes à s’emboiter sur les rainures de l’embase. Il ne peut s’asseoir que jambes écartées. Infirmant le jugement sur ce point, la cour d’appel[4] a jugé que le brevet Hamar ne pouvait mettre l’homme du métier sur la voie de l’invention et que celui-ci, au vu du seul enseignement du second brevet antérieur, n’avait aucune raison d’apercevoir le problème posé de la position assise du personnage, ni de concevoir l’avantage qu’il y avait à faire osciller les jambes de celui-ci de façon perpendiculaire. Elle a estimé « qu’il n’était pas évident pour l’homme du métier au vu du peu d’enseignements fournis par le brevet Hamar qui excluait la position assise du personnage et au vu du dispositif élémentaire proposé par le brevet Trenton, de parvenir à réaliser le mode d’assemblage, à la fois pratique et sophistiqué, du brevet Lego », avant de conclure que la solution donnée par le dispositif de la revendication principale du brevet contesté témoignait dans sa simplicité même d’une activité inventive, la validité des revendications dépendantes s’inférant de celle de la revendication principale.

Les juridictions françaises ont donc retenu la validité des brevets déposés en 1968 et 1978, qui sont tombés dans le domaine public depuis une vingtaine d’années.

2. La jurisprudence relative aux marques  

2.1. Décisions nationales

En 1989, la société Kirkbi a déposé la marque figurative constituée d’une brique rectangulaire pourvue de tenons. La protection à titre de marque de cette forme, qui incorpore une solution technique, revêtait un enjeu majeur sur le marché des jeux de construction dès lors que ce titre, renouvelable tous les dix ans, est protégeable à l’infini. Cette marque figurative n° 1 526 777 a été au cœur de plusieurs affaires engagées devant les juridictions nationales.

Dans l’une d’elles[5], la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dirigé contre un arrêt qui avait annulé la marque pour défaut de caractère distinctif en ce qu’elle désigne des jeux de construction utilisant des briques. Les articles 1^er et 3 de la loi du 31 décembre 1964 applicables en l’espèce, énoncent respectivement que la forme caractéristique d’un produit peut être adoptée comme une marque et que sont exclues de la protection les marques constituées exclusivement de la désignation nécessaire du produit. La cour d’appel a d’abord relevé que la brique se caractérisait notamment par sa forme de parallélépipède et la présence de tenons circulaires. Elle s’est ensuite référée aux brevets expirés de 1945 et de 1958 et a pu en déduire que la structure décrite par ces brevets avait un caractère fonctionnel donnant un aspect extérieur déterminé, ce dont il résultait que cette forme qui comportait un effet technique et était nécessaire, ne pouvait pas être déposée à titre de marque.

La cour d’appel avait précisé que les sociétés Lego ne pouvaient se prévaloir de la durée de l’usage de la marque, celle-ci ne pouvant, dès l’origine, constituer un signe distinctif. Elle avait également souligné qu’il n’appartenait pas au titulaire de la marque, après l’expiration du brevet qui lui donnait un monopole temporaire d’exploitation sur les briques conformes à son brevet, de s’assurer un nouveau monopole, indéfiniment renouvelable, sur le même objet, par le dépôt à titre de marque de la forme de cet objet. Les juges du fond avaient énoncé qu’un tel dépôt constituerait un détournement du droit des marques. En effet, « la fonction de la marque est de distinguer les produits et services et non de permettre à son titulaire, par son monopole absolu, d’empêcher la concurrence d’exploiter une structure technique tombée dans le domaine public ».

Suite à cet arrêt de la Cour suprême, le titulaire de la marque s’est désisté devant une cour d’appel[6] d’une action en contrefaçon intentée à l’encontre d’une autre société.

Dans une affaire[7] concomitante, une cour d’appel a également annulé la marque. Les juges d’appel ont considéré, comme les premiers juges, que la forme déposée comme marque, dans tous ses aspects (parallélépipède, proportions de celui-ci, protubérances, forme et nombre de celles-ci), était dictée uniquement par des considérations pratiques et techniques. La marque avait donc un lien de nécessité avec les produits désignés. Ils ont souligné qu’en s’appropriant la forme de la brique, les sociétés Lego privaient leurs concurrents de l’utilisation de cette forme, qui leur était indispensable dans la fabrication de leur propre produit. Ils ont constaté que les illustrations figurant dans les brevets déposés en 1947 et 1958 représentaient toutes une brique identique à la brique Lego, même si ce dernier brevet protège un système d’assemblage et non une forme. Les premiers juges avaient estimé que la démonstration de l’existence d’autres formes permettant d’obtenir le même résultat technique ne pouvait permettre à la marque d’échapper à l’annulation. En appel, les juges ont souligné que ces formes alternatives n’étaient que des variantes de la brique Lego qui ne différaient de celle-ci que dans les détails, l’essentiel de la forme restant le parallélépipède et les tenons circulaires.

2.2. Décisions communautaires

Dans une affaire[8] portée devant les juridictions communautaires, un concurrent de Lego avait agi en annulation de la marque communautaire tridimensionnelle constituée par la face supérieure et deux côtés d’une brique, deux jours après son enregistrement. La grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a rejeté le pourvoi dirigé contre un arrêt du tribunal de première instance des Communautés européennes qui avait fait droit à la demande en nullité de la marque sur le fondement de l’article 7, § 1, e), ii) du règlement (CE) n°40/94 sur la marque communautaire. Selon les dispositions de cet article, sont refusés à l’enregistrement les signes constitués exclusivement « par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ». La Cour a d’abord rappelé que l’interdiction qu’énonce cet article « assure que des entreprises ne puissent utiliser le droit des marques pour perpétuer, sans limitation dans le temps, des droits exclusifs portant sur des solutions techniques ». En ce qui concerne le terme « exclusivement », la Cour approuve le Tribunal qui a considéré que lorsque toutes les caractéristiques essentielles de la forme demandée à l’enregistrement répondent à la fonction technique, la présence de caractéristiques non essentielles, sans fonction technique, est dépourvue de pertinence. S’agissant du terme « nécessairement », la Cour reprend l’interprétation du Tribunal qui a jugé que l’interdiction édictée à l’article 7 s’applique même si un résultat peut être obtenu par différentes solutions, et que la forme en cause peut ne pas être la seule permettant d’obtenir ce résultat. Ces interprétations des termes « exclusivement » et « nécessairement » sont conformes à l’arrêt Philips[9] de la Cour de justice, qui avait répondu à une question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 3, § 1, e) de la directive 89/104/CEE dont le libellé correspond à celui de l’article 7, § 1, e), ii) du règlement (CE) n°40/94. La Cour a ensuite considéré que le Tribunal avait correctement identifié les caractéristiques essentielles de la marque. Il avait constaté que l’élément le plus important du signe constitué par la brique Lego consistait en deux rangées de projections sur la face supérieure de celle-ci, ce qui apparaissait nécessaire à l’obtention du résultat technique auquel était destiné le produit en cause, à savoir l’assemblage de briques de jeu. Il en avait conclu que l’ensemble des éléments de la forme de la brique Lego, à l’exception de sa couleur, étaient fonctionnels.

La tentative des sociétés Lego de prolonger par une marque la protection conférée par le brevet sur la brique, s’est donc soldée par un échec. Toutefois seules les formes de produits qui ne font qu’incorporer une solution technique sont refusées à l’enregistrement, et les sociétés Lego ont pu conserver leurs marques tridimensionnelles représentant des figurines.

Ainsi, par deux décisions très similaires rendues le même jour, le tribunal de l’Union européenne[10] a rejeté la demande en nullité des marques tridimensionnelles de l’UE représentant la forme d’un personnage du jeu Lego (n° 000050518 et n° 000050450).

Il a notamment dit que les marques contestées n’étaient pas constituées exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique. Le Tribunal a considéré que la tête, le corps, les bras et les jambes, qui sont nécessaires pour qu'une apparence humaine puisse être conférée à la figurine, constituaient les caractéristiques essentielles de la marque. Il a également constaté qu'aucun élément ne permettait de considérer que ces éléments particuliers de la forme répondraient à une fonction technique. Il a précisé qu’en supposant que la forme des creux sous les pieds, de la face arrière des jambes, des mains et de la tête puisse avoir une fonction technique (permettre l'assemblage avec d'autres éléments), ces éléments ne sauraient être considérés, que ce soit au regard de l'impression globale dégagée par la marque contestée ou par l'examen des éléments constitutifs de celle-ci, comme étant les plus importants de la marque. Ils ne constituaient donc pas une caractéristique essentielle de la forme en cause au sens de la jurisprudence. Au surplus, rien ne démontrait que les caractéristiques fonctionnelles essentielles des formes de ces éléments étaient attribuables au résultat technique allégué. Enfin, le Tribunal a indiqué que la représentation graphique de la marque ne permettait pas de déterminer si ces éléments (face arrière des jambes, des mains, plot sur la tête) comportaient une quelconque fonction technique.

3. La jurisprudence relative aux modèles  

3.1. Décisions nationales

La question de la validité de deux modèles français relatifs pour l’un, à des briques à tenons (n^os 104 897-001 et 104 897-003) et pour l’autre, à un élément de jeu de construction dit cornière (n° 866265-0047), a été portée devant les juridictions nationales.

Ainsi dans une affaire en contrefaçon de modèles, de marque et de brevet ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire précédemment citée[11], une cour d’appel a déclaré fondée la demande reconventionnelle en nullité de ces deux modèles. Elle a dit qu’ils avaient « une forme exclusivement fonctionnelle, consistant en un simple parallélépipède ou une cornière qui permettent l’assemblage par friction de jeux de construction sans aucun accessoire, comme des vis ou des outils ». Elle a ajouté qu’il importait peu qu’une infinité de formes puissent être adoptées pour ces briques de jeux, dès lors que celles choisies étaient dépourvues de tout motif ornemental et de fantaisie et n’étaient pas dissociables de leur fonction d’assemblage. La Cour de cassation[12], saisie d’un pourvoi sur ce point, a rejeté le moyen qui se référait aux dispositions de l’article 19 de la directive n° 98/71/CE sur la protection juridique des dessins ou modèles. Celles-ci apportent une dérogation au principe de non protection des caractéristiques de l’apparence du produit qui sont imposées par la fonction technique, pour des modèles ayant pour objet de permettre l’assemblage ou la connexion multiple de produits interchangeables à l’intérieur d’un système modulaire. Elle a dit que ces dispositions n’avaient pas encore été transposées en droit national.

Dans cette même affaire, la validité du modèle représentant un personnage jouet (n°125 741) a été reconnue dans ses motifs par la cour d’appel. Elle a énoncé que le personnage était très stylisé, avec notamment une tête cylindrique terminée par un tenon, un tronc légèrement trapézoïdal, des bras articulés terminés par une pince en demi-cercle pour les mains, des jambes rectangulaires comportant un renflement à la jonction du tronc et un décrochement rectangulaire pour évoquer les pieds. Elle a dit qu’il s’agissait de celui représenté sur les figures du brevet n° 78 24914 que cette même cour a jugé valide. Les premiers juges avaient rappelé que « rien ne s’oppose à ce qu’un même article fasse l’objet d’une double protection au titre des brevets et des modèles, dans la mesure où certains de ces éléments sont purement décoratifs, les autres étant liés au résultat industriel recherché ». Concernant le modèle, les juges d’appel ont d’abord dit que la structure des jambes, la forme cylindrique de la tête, l’articulation des différents éléments du corps entre eux et les moyens d’assemblage à la plaque de base étaient fonctionnels. Ces éléments étaient toutefois combinés avec des éléments ornementaux (arrondi de la partie supérieure des jambes, forme pyramidale du tronc) purement décoratifs et protégeables. Le modèle invoqué présentait donc une configuration propre et nouvelle, témoignant d’un effort de création. L’arrêt a été partiellement cassé pour contradiction entre ses motifs et son dispositif qui annulait le modèle en cause.

3.2. Décisions communautaires

Au niveau communautaire, l’arrêt du tribunal de l’Union européenne ci-dessus publié a statué sur une demande en nullité du modèle n° 1664368-0006 de la société Lego A/S, représentant une brique de jeu. La chambre de recours de l’EUIPO avait annulé le modèle contesté en application des dispositions de l’article 8, § 1, du règlement (CE) n° 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires. Après avoir identifié six caractéristiques de l’apparence du produit concerné par le modèle, elle avait estimé que l’ensemble de ces caractéristiques étaient exclusivement imposées par la fonction technique du produit, à savoir sa capacité à être assemblé, d’une manière suffisamment stable, avec d’autres briques de jeu en vue de former une construction. Or le Tribunal a dit que la chambre de recours n’avait pas correctement identifié l’ensemble des caractéristiques du produit et n’avait, par conséquent, pas pu établir leur caractère exclusivement technique au sens de l’arrêt Doceram[13] de la Cour de justice. Sa décision a été annulée sur ce point et l’examen de la validité du modèle au regard des dispositions de l’article 8, § 1, a été renvoyé devant la chambre de recours. Il lui appartiendra de déterminer si des considérations d’une autre nature que celle de la nécessité technique (ex. celles liées à l’aspect visuel du produit) ont joué un rôle lors du choix de la caractéristique qu’elle avait omise, tenant à la surface lisse de la brique. La chambre de recours devra également se prononcer sur l’application des dispositions de l’article 8, § 3, invoquées par le titulaire du modèle, relatives à l’exception permettant de protéger les dessins ou modèles visant les produits qui font partie d’un système modulaire en dépit de leurs éventuelles caractéristiques d’interconnexion.

Outre l’inconnu qui persiste quant à la validité du modèle communautaire de brique, la tendance qui se dégage de la jurisprudence tant nationale que communautaire en matière de droits des marques et des dessins et modèles est celle d’une absence de protection de la brique Lego, mais d’une protection de la figurine de ce jeu de construction.

À l’occasion des actions intentées sur le fondement de la contrefaçon de leurs titres portant sur la brique de construction, les sociétés Lego avaient également invoqué la concurrence déloyale et parasitaire. Toutefois dans la quasi-totalité des affaires portées devant les juridictions nationales ci-dessus exposées, la demande présentée sur ce fondement a été rejetée. Ainsi, la Cour de cassation[14] a approuvé un arrêt qui avait relevé que les couleurs primaires utilisées pour les briques étaient celles que les enfants mémorisaient le plus rapidement et vers lesquelles ils étaient les plus attirés et que leurs dimensions étaient en usage, depuis de nombreuses années, sur le marché français. Il en déduisait que l’utilisation par les sociétés poursuivies de ces couleurs et formes n’était pas susceptible d’entraîner un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle. Dans une autre affaire, elle[15] a dit qu'une cour d’appel avait exclu à raison tout risque de confusion entre les briques en litige, dès lors que celles arguées de copie servile étaient revêtues de la marque de la société poursuivie et vendues dans des emballages différents. L’arrêt d’appel avait également retenu que la mention « compatible » figurant sur ces emballages précisait que les produits litigieux étaient compatibles avec tous les produits similaires existant sur le marché. Enfin, un arrêt d’appel qui avait condamné les sociétés poursuivies pour concurrence déloyale et parasitaire a été cassé[16] pour violation de l’article 1382 du Code civil (devenu depuis l'article 1240 du Code civil), au motif qu’il avait statué par des motifs impropres à établir le risque de confusion entre les produits en litige. Il avait notamment estimé que les briques litigieuses semblaient être « des imitations ou des sous marques du produit Lego ». L’arrêt de renvoi, statuant en audience solennelle, a rejeté la demande en concurrence déloyale et parasitaire.

En tout état de cause, la stratégie de demandes de licences portant sur des univers de fiction (Star Wars, Harry Potter…) menée par le groupe Lego, qui lui offre la possibilité de commercialiser des boîtes de jeu de construction exclusives, lui a permis de maintenir son succès et sa position de leader sur le marché du jouet.

Madeleine Bigoy et Sylvie Lepoutre
Rédactrices au PIBD