Signée par le président Trump le 27 décembre 2020, la loi de modernisation sur les marques comporte des dispositions relatives aux mesures d’interdiction (contrefaçon) et à la radiation (défaut d’usage), dans lesquelles Joseph Matal et David Bell voient l’évolution la plus importante depuis l’adoption de la loi Lanham en 1946.

En 2006, l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire eBay c. MercExchange a mis fin à l’octroi quasi automatique de mesures d’interdiction en cas de contrefaçon de brevet. Certaines cours d’appel ont alors étendu cette jurisprudence au contentieux des marques. L’exemple d’Adidas et de sa fameuse marque aux trois bandes en illustre les conséquences négatives pour les titulaires.

Aussi les auteurs se félicitent-ils de l’introduction, par la loi de modernisation, d’une présomption réfragable de préjudice irréparable au bénéfice du titulaire s’il y a contrefaçon (interdiction permanente) ou s’il apparaît probable qu’il l’emporterait dans l’action au fond (interdiction provisoire).

A priori, cette disposition s’applique depuis le 27 décembre 2020 - y compris aux affaires pendantes, de manière rétroactive.

Autre changement majeur avec deux nouvelles procédures ex parte. L’une concerne la radiation totale ou partielle pour défaut d’usage dans le commerce, l’autre le réexamen visant à apprécier la réalité de l’usage à la date pertinente. La radiation peut être demandée pour les marques enregistrées depuis trois à dix ans (la limite des dix ans n’entre en jeu qu’à compter de la troisième année d’application de la procédure), le réexamen dans les cinq ans qui suivent l’enregistrement.

J. Matal et D. Bell soulignent l’intérêt de ces deux procédures devant l’Office, plus rapides et abordables que l’actuelle procédure inter partes devant la PTAB. On considère généralement que les marques les plus « efficaces » sont les marques arbitraires constituées de termes courts du vocabulaire courant. Or, selon certaines sources, 74 % des mots anglais étaient en 2016 des marques enregistrées et sur les 1000 mots les plus fréquemment utilisés en anglais, 813 sont maintenant enregistrés comme marques. Voilà qui contraint les demandeurs à opter pour des marques plus longues, plus complexes – moins efficaces. On constate que le nombre de mots utilisés pour créer une marque est en augmentation depuis 1985, tout comme le nombre de caractères et de syllabes de ces mots.

Ces deux mécanismes devraient entrer en vigueur d’ici le 27 décembre 2021. Ils devraient aider au désengorgement du registre et donc à l’accroissement du nombre de termes disponibles.