Suite à la procédure collective dont a fait l’objet la société fondée par le défendeur au pourvoi, créateur de mode, les marques JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC et JC de CASTELBAJAC, qui reprennent son nom patronymique, ont été cédées à la société demanderesse au pourvoi dans le cadre d’une cession d’actifs corporels et incorporels. Reprochant au créateur la poursuite de ses activités professionnelles et artistiques par l’intermédiaire d’une autre société reprenant le même nom, la société cessionnaire l’a assigné en contrefaçon des marques. L’arrêt de la cour d’appel a dit que la demande reconventionnelle en déchéance des droits sur ces marques du fait de leur usage trompeur, était recevable et bien fondée. 

1) Sur la recevabilité de la demande en déchéance :

Selon un arrêt antérieur de la Cour de cassation dans une autre affaire[1], le cédant de droits portant sur une marque est tenu, aux termes de l'article 1628 du Code civil, à la garantie qui résulte d'un fait qui lui est personnel et il n'est, par conséquent, pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise de la marque, qui tend à l'éviction de l'acquéreur.

Toutefois, la garantie au profit du cessionnaire cesse lorsque l'éviction est due à sa faute.

Le droit sur une marque est soumis, pour son maintien même, à diverses conditions d'usage. En particulier, selon l’arrêt Gorgonzola[2] de la Cour de justice de l’Union européenne, la marque ne doit pas être exploitée dans des conditions de nature à tromper effectivement le public ou à créer un risque grave de tromperie.

Au surplus, le cédant peut être le mieux, voire le seul, à même d'identifier l'existence d'une tromperie effective du public ou d'un risque grave d'une telle tromperie.

Il convient en conséquence de juger désormais qu'il est fait exception à la règle énoncée par la Cour de cassation lorsque l'action en déchéance pour déceptivité acquise d’une marque est fondée sur la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire.

La cour d’appel a relevé qu'au soutien de sa demande de déchéance, le créateur faisait valoir que, depuis la fin de sa collaboration organisée par le protocole de prestation de services conclu avec la société cessionnaire, celle-ci exploitait ses marques de façon à laisser le public croire qu'il était l'auteur des créations sur lesquelles les marques étaient apposées. Il en résulte que l’action en déchéance n’est pas irrecevable, nonobstant la garantie d’éviction due à la société cessionnaire. Le pourvoi est rejeté sur ce point.

2) Sur la déchéance des marques patronymiques pour déceptivité :

La Cour de cassation pose une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne afin de savoir si l’article 12, § 2, b), de la directive 2008/95/CE et l’article 20, b), de la directive (UE) 2015/2436, relatifs à la déchéance pour déceptivité, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent au prononcé de la déchéance d'une marque constituée du nom de famille d'un créateur en raison de son exploitation postérieure à la cession dans des conditions de nature à faire croire de manière effective au public que ce créateur participe toujours à la création des produits revêtus de cette marque alors que tel n'est plus le cas.

L’arrêt de la Cour de cassation ci-dessus publié présente un intérêt certain, dès lors que les décisions françaises relatives à la déchéance des droits sur une marque constituée d’un nom patronymique, qui serait devenue trompeuse en raison de changements dans ses conditions d’exploitation, sont rares.

De plus, l’arrêt de la cour d’appel de Paris, objet du pourvoi, s’est démarqué d’un arrêt antérieur de la Cour de cassation[3] portant sur la recevabilité d’une demande en déchéance pour déceptivité et a prononcé la déchéance des droits sur les marques patronymiques alors qu’aucun juge du fond n’avait statué dans ce sens depuis l’arrêt préjudiciel Elizabeth Emanuel de la Cour de justice des Communautés européennes[4]. Dans ces conditions, la position de la Cour de cassation sur ces deux points était particulièrement attendue.

Dans l’affaire en cause, la société PMJC a acquis, le 3 février 2012, les marques verbales françaises JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC et JC de CASTELBAJAC, constituées du nom d’un créateur français renommé, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire d'une société que celui-ci avait créée puis dirigée pendant de nombreuses années. Le 21 juillet 2011, elle avait conclu avec le créateur une convention de prestation de services qui rappelait notamment « la nécessaire adéquation entre l’image des marques et des articles commercialisés avec l’image du créateur », ce dernier s'étant vu confier la mission de directeur artistique. À la fin du contrat le 31 décembre 2015, le créateur a fondé la société Castelbajac Créative par l'intermédiaire de laquelle il a poursuivi ses activités professionnelles et artistiques en faisant usage de son nom patronymique.

Dans ce contexte, de nombreuses actions judiciaires[5] ont été engagées par l'une ou l'autre des parties, concernant notamment la contrefaçon des droits d'auteur du créateur et la contrefaçon des marques détenues par la société PMJC. Celle-ci a assigné, le 21 juin 2018, le créateur et la société Castelbajac Créative en contrefaçon de ses marques et en concurrence déloyale et parasitaire. Le créateur a demandé reconventionnellement la déchéance des droits sur les marques sur le fondement de l'article L. 714-6 b) du Code de la propriété intellectuelle, au motif qu'elles seraient devenues trompeuses du fait de leur usage. Le tribunal judiciaire de Paris[6] a déclaré la demande en déchéance recevable mais l’a rejetée. L’arrêt de la cour d’appel de Paris, qui a estimé que la demande en déchéance était recevable et fondée, a fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

1) Sur la recevabilité de la demande en déchéance pour déceptivité :

Confirmant le jugement sur ce point, la cour d'appel de Paris a dit que la demande en déchéance des marques JC de CASTELBAJAC et JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC pour usage trompeur par la société PMJC, cessionnaire de ces marques, était recevable. Elle a retenu que le manquement à la garantie d'éviction du cédant ne constituait pas une irrecevabilité à agir mais une éventuelle faute, susceptible, si elle était établie, d'engager la responsabilité de celui-ci sur le fondement de l'article 1630 du Code civil. Elle a ajouté que la garantie invoquée ne pouvait, en tout état de cause, être opposée pour rendre irrecevable une demande fondée, comme en l'espèce, sur le comportement prétendument fautif du cessionnaire des marques. Enfin, la cour d’appel a dit qu’il n’était nullement démontré que le créateur avait consenti à ce que l’usage de son nom patronymique soit cédé en même temps que les marques litigieuses.

Cette position avait de quoi surprendre au vu d’un arrêt rendu le 31 janvier 2006 par la Cour de cassation[7] dans une affaire similaire. Elle avait cassé sans renvoi, pour violation de l'article 1628 du Code civil, l’arrêt de la cour d’appel de Paris[8] qui avait fait droit à l’action en déchéance des marques patronymiques INÈS, INÈS DE LA FRESSANGE et DE LA FRESSANGE pour déceptivité. La Cour de cassation avait retenu qu’en sa qualité de cédante, la célèbre créatrice n'était pas recevable en une action tendant à l'éviction de l'acquéreur. La question de la garantie d’éviction n’avait pas été abordée devant la cour d’appel qui ne s’était prononcée que sur l’intérêt de la créatrice à agir en déchéance des droits sur les marques litigieuses.

Dans l’arrêt ci-dessus publié, la Cour de cassation approuve les juges d’appel sur la recevabilité de la demande en déchéance en apportant, à la solution dégagée par son arrêt antérieur, une limite importante. Le cédant de la marque n’est plus tenu à la garantie d’éviction lorsque l'action en déchéance pour déceptivité est fondée sur la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire.

2) Sur le bien-fondé de la demande en déchéance pour déceptivité :

Quelques mois après l’arrêt de la Cour de cassation rendu dans l’affaire Inès de la Fressange, la Cour de justice, dans un arrêt du 30 mars 2006[9], a répondu à plusieurs questions préjudicielles relatives à la déceptivité d'une marque comme motif absolu de refus ou de nullité et comme motif de déchéance. Les questions avaient été posées à l’occasion d’un litige qui opposait, au Royaume-Uni, une créatrice de robes de mariée à une société qui avait déposé une demande d’enregistrement de la marque ELIZABETH EMANUEL, constituée de son nom patronymique. Cette demande de marque intervenait suite à des cessions successives du fonds de commerce initial, de la clientèle et d’une marque antérieure éponyme.

La Cour de justice a notamment retenu que, dans le cas d’espèce, quand bien même un consommateur moyen aurait pu être influencé dans son acte d’achat d’un vêtement portant la marque en imaginant que la demanderesse à la déchéance avait participé à sa création, les caractéristiques et les qualités de ce vêtement restaient garanties par l’entreprise titulaire de la marque. Elle a conclu que la dénomination litigieuse ne pouvait être considérée comme étant, à elle seule, de nature à tromper le public sur la nature, la qualité ou la provenance de la marchandise qu’elle désigne. Elle a ajouté qu’en revanche si, dans la présentation de la marque, il existait une volonté de l’entreprise ayant introduit la demande d’enregistrement de la marque de faire croire au consommateur que la créatrice participait toujours à la création des produits, il s’agirait, dans ce cas, d’une manœuvre qui pourrait être jugée dolosive, mais qui ne pourrait être analysée comme une tromperie au sens de l’article 3 de la directive 89/104/CEE et qui, de ce fait, n’affecterait pas la marque elle‑même et, par voie de conséquence, la possibilité de l’enregistrer.

Enfin, la Cour de justice a constaté que les conditions de la déchéance prévues à l’article 12, § 2, b) de la directive 89/104/CEE étaient identiques à celles du refus d’enregistrement fondé sur l’article 3, § 1, g). Par conséquent, elle a dit pour droit que le titulaire d’une marque correspondant au nom du créateur et premier fabricant des produits portant cette marque ne peut, en raison de cette seule particularité, être déchu de ses droits au motif que ladite marque induirait le public en erreur, notamment quand la clientèle attachée à cette marque a été cédée avec l’entreprise fabriquant les produits qui en sont revêtus.

Les juges du fond français ont fait expressément référence à cet arrêt préjudiciel à plusieurs reprises.

Dans un arrêt du 10 octobre 2014, la cour d’appel de Paris[10] a rejeté une demande en déchéance de marque patronymique pour caractère trompeur. Dans cette affaire, la société Christian Lacroix avait agi en contrefaçon de ses marques verbales française et de l’Union européenne CHRISTIAN LACROIX, qui désignent notamment des vêtements, et en atteinte à sa marque de renommée, à l’encontre de sociétés qui, suite à un partenariat avec le créateur, avaient commercialisé une collection de meubles sous la marque SICIS en présentant les produits sur leur site internet et dans leur catalogue sous la dénomination « designed by M. Christian Lacroix ». Christian L avait collaboré avec la société Christian Lacroix, en qualité de créateur et directeur artistique pour des collections de haute couture et de prêt-à-porter féminin pendant plusieurs années, avant de réaliser cette collection de meubles pour les sociétés défenderesses. Il est intervenu volontairement à l’instance, ainsi que sa société, aux côtés des sociétés Sicis qui ont formé une demande reconventionnelle en déchéance des droits de la société Christian Lacroix sur ses marques pour déceptivité.

La cour d’appel de Paris a d’abord dit que l’identité entre la marque française litigieuse et le nom patronymique du créateur ne suffisait pas, à elle seule, à justifier une décision prononçant la déchéance de la marque pour déceptivité, ainsi que l’avait jugé la Cour de justice dans son arrêt Elizabeth Emanuel, et qu’il appartenait aux sociétés défenderesses d'établir l'existence de manœuvres dolosives destinées à entretenir la confusion dans l'esprit du public concerné.

La cour d’appel a alors jugé que les passages extraits du constat d’huissier pratiqué sur le site internet de la société Christian Lacroix n’étaient pas déterminants pour retenir une intention dolosive et qu’il ne pouvait être reproché à cette société d’avoir reproduit sur ce site des textes rédigés par Christian L auquel elle a été liée durant plus de vingt ans. De plus, aucun élément précis laissant croire que Christian L serait toujours le directeur artistique de la société Christian Lacroix n’avait été mis en évidence. Au contraire, le changement de directeur artistique avait largement été relayé tant par la presse spécialisée que généraliste, sans que les sociétés défenderesses « ne prouvent que par un acte positif, "de son fait" selon les termes [de l’article L. 714-6 du Code de la propriété intellectuelle], la société Christian Lacroix ait voulu faire croire qu'il s'agissait de fausses informations ». À cet égard, les juges de première instance avaient souligné que le consommateur, régulièrement informé de l'histoire des maisons de couture, savait que les produits revêtus de la marque CHRISTIAN LACROIX n’étaient pas nécessairement créés par le couturier, soit en raison du nombre de produits, soit de l'existence de licences, soit de la séparation entre le créateur et la maison de couture.

Dans l’affaire Castelbajac, le tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement du 26 juin 2020, a rejeté la demande en déchéance des droits sur les marques JC de CASTELBAJAC et JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC, en s’appuyant lui aussi sur l’arrêt Elizabeth Emanuel. Après avoir cité les termes de la convention de prestation de services qui liait le créateur à la société PMJC, relatifs à la propriété des droits d’auteur, il a dit que cette société, par ailleurs cessionnaire des marques litigieuses, était demeurée autorisée à exploiter sous ces signes des créations sur lesquelles les droits patrimoniaux lui avaient été cédés. Il a ajouté que « ces droits acquis – et qui participent à tout un équilibre contractuel dont chaque partie a en son temps tiré profit – ne peuvent être remis en cause dans leur globalité par des agissements visant à persuader le consommateur que certains produits qu’il acquiert ont été conçus sous la direction artistique [du créateur] alors que cette conception ne s’inscrit plus dans le contexte de cette collaboration, ce qui relève d’un comportement fautif susceptible d’engager la responsabilité civile de la demanderesse, mais n’affecte pas la marque elle-même ».

La cour d'appel de Paris, infirmant le jugement sur ce point, a prononcé la déchéance partielle des droits sur les marques patronymiques. Elle a estimé que l’arrêt de la Cour de justice précité n'excluait nullement la possibilité que la déchéance des droits sur une marque patronymique soit prononcée dans l'hypothèse où son titulaire en ferait un usage trompeur. Ainsi, le créateur et sa société, auxquels la société PMJC opposait ses marques, pouvaient tenter de démontrer que l'exploitation qui en était faite était dolosive.

La cour d’appel a ensuite jugé que les marques JC de CASTELBAJAC et JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC avaient été associées à des agissements de la société PMJC visant à faire croire au consommateur que certains produits qui en étaient revêtus avaient été conçus par ou sous la direction artistique du créateur, alors que cette conception ne s'inscrivait plus dans le cadre de leur collaboration. En effet, il ressortait des pièces versées aux débats que, postérieurement à la fin de la convention de prestation de services qui la liait au créateur, la société PMJC avait, en collaboration avec des sociétés tierces, proposé à la vente des produits revêtus de motifs et de couleurs emblématiques de l'univers du créateur. Or, les commentaires et articles promotionnels sur Internet parus à cette occasion laissaient penser que ces éléments étaient des œuvres du créateur, réalisées dans le cadre d'un partenariat avec la société. En outre, plusieurs décisions judiciaires[11] avaient condamné la société PMJC pour contrefaçon des droits d'auteur du créateur ainsi que pour concurrence déloyale et parasitaire. La cession des droits d'auteur du créateur au profit de cette société sur les créations réalisées durant leur collaboration avait été affirmée à plusieurs reprises par les juridictions saisies. Toutefois, celles-ci avaient également retenu à l'encontre de la société PMJC des faits illicites consistant à associer les marques litigieuses à des opérations commerciales à l'occasion desquelles avaient été attribués au créateur des dessins ou illustrations qui n'étaient, en réalité, pas de sa main. La cour d'appel de Paris a jugé que ces circonstances caractérisaient ainsi l'usage trompeur que la société PMJC a fait, à plusieurs reprises, des marques litigieuses.

Dans son pourvoi, cette société faisait grief à la cour d’appel de Paris d’avoir prononcé la déchéance partielle de ses droits sur les marques litigieuses. Elle soutenait que l’arrêt de la Cour de justice devait être interprété en ce sens que ses éventuelles manœuvres destinées à faire croire au consommateur que le défendeur était toujours le créateur des produits marqués de son nom de famille ou qu'il participait à leur création ne pouvaient affecter la marque elle-même, quand bien même elles seraient jugées trompeuses.

La Cour de cassation relève que c’est en ce sens que le jugement du tribunal judiciaire de Paris, infirmé par l’arrêt de la cour d’appel, s’était prononcé.

Elle rappelle que la cour d’appel a considéré que si la Cour de justice, interprétant l'article 3, § 1, g), de la directive 89/104/CEE, a jugé qu'une marque portant sur le nom de famille d'un créateur ne peut être considérée comme déceptive au seul motif que ce créateur ne participe plus à la conception des produits revêtus des marques constituées de son nom de famille, elle n'a pas expressément étendu les motifs de ce point à l'interprétation de l'article 12, § 2, b). La cour d’appel a jugé que cette dernière disposition ne s'opposait pas au prononcé de la déchéance d'une marque en raison de son exploitation dans des conditions de nature à faire croire de manière effective au public que le créateur participe toujours à la création des produits revêtus des marques constituées de son nom de famille, alors que tel n’était plus le cas.

Par conséquent, la Cour de cassation décide de poser une question préjudicielle à la Cour de justice afin de s’assurer de la conformité de la décision rendue par la cour d’appel de Paris avec l’article 12, § 2, b), de la directive 2008/95/CE, tel qu’interprété par la Cour de justice.

En tout état de cause, l’arrêt de la Cour de cassation constitue une avancée certaine concernant la question de la recevabilité d’une demande en déchéance pour déceptivité, dans la mesure où il apporte une exception à sa propre jurisprudence sur le sujet.

Sylvie Lepoutre
Rédactrice au PIBD