Des questions préjudicielles ont été présentées dans le cadre d’actions en contrefaçon intentées devant des juridictions luxembourgeoise et belge par le titulaire d’une marque de l’Union européenne consistant en l’application d’une nuance de rouge sur la semelle extérieure d’une chaussure à talon haut. Les sociétés poursuivies exploitent des sites internet de vente en ligne de produits variés qu’elles proposent tant directement, en leur nom et pour leur propre compte, qu’indirectement, en fournissant une place de marché en ligne à des vendeurs tiers. Le titulaire de la marque a constaté la présence sur ces sites internet d’annonces de vente émanant de vendeurs tiers relatives à des chaussures à semelles rouges qui, selon lui, concernent des produits dont la mise en circulation n’a pas fait l’objet de son consentement.

Les juridictions de renvoi s’interrogent sur la question de savoir si l’exploitant d’un site internet de vente en ligne intégrant, comme en l’espèce, à la fois ses propres offres à la vente et une place de marché en ligne, peut être considéré comme faisant lui-même un usage non autorisé d'une marque, au sens de l’article 9, § 2, a) du règlement (UE) n° 2017/1001, lorsque ce sont des vendeurs tiers qui proposent à la vente des produits contrefaisants, sur cette place de marché.

Selon son sens habituel, l’expression « faire usage », mentionnée dans cet article, implique un comportement actif et une maîtrise, directe ou indirecte, de l’acte constituant l’usage. Par ailleurs, l'usage d’un signe identique ou similaire à une marque du titulaire par un tiers suppose, à tout le moins, que ce dernier fasse un usage du signe dans le cadre de sa propre communication commerciale. Le simple fait, pour un prestataire, de créer les conditions techniques nécessaires pour l’usage d’un signe et d’être rémunéré pour ce service ne signifie pas qu’il fasse lui-même un usage du signe, même s’il agit dans son propre intérêt économique. C’est ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, s’agissant de l’exploitant d’une place de marché en ligne, que l’usage de signes identiques ou similaires à des marques, dans des offres à la vente affichées sur cette place de marché, est fait uniquement par les clients vendeurs de cet exploitant et non pas par celui-ci, dès lors que ce dernier n’utilise pas ce signe dans le cadre de sa propre communication commerciale.

Dans le cadre de sa jurisprudence antérieure, la Cour de justice n’était cependant pas interrogée par rapport à l’incidence du fait que le site internet de vente en ligne intègre, outre la place de marché en ligne, des offres à la vente de l’exploitant de ce site lui-même. Or, en l’espèce, les juridictions de renvoi s’interrogent précisément sur cette incidence et se demandent en particulier, s’il peut être considéré que c’est non seulement le vendeur tiers, mais également l’exploitant du site qui fait usage, dans sa propre communication commerciale, d’un signe identique à une marque d’autrui pour des produits identiques à ceux pour lesquels cette marque est enregistrée, de telle sorte qu’il pourrait être tenu pour responsable de l’atteinte aux droits du titulaire de cette marque, lorsque ce vendeur tiers propose de tels produits revêtus de ce signe à la vente sur cette place de marché.

La perception des utilisateurs de la place de marché en ligne est un élément pertinent pour déterminer si le signe est utilisé dans le cadre de la propre communication commerciale de l’exploitant. Ainsi, pour déterminer si une annonce publiée sur la place de marché par un vendeur tiers actif sur cette dernière, utilisant un signe identique à une marque d’autrui peut être considérée comme faisant partie intégrante de la communication commerciale de l’exploitant du site internet, il y a lieu de vérifier si cette annonce est susceptible d’établir un lien entre les services offerts par cet exploitant et le signe, de telle sorte qu’un utilisateur normalement informé et raisonnablement attentif pourrait croire que c’est l’exploitant qui commercialise, en son nom et pour son propre compte, le produit revêtu du signe.

Dans le cadre de cette appréciation globale des circonstances de l’espèce, le mode de présentation des annonces, tant individuellement que dans leur ensemble, ainsi que la nature et l’ampleur des services fournis par l’exploitant revêtent une importance.

Ainsi, le recours par l’exploitant à un mode de présentation uniforme des offres publiées, affichant en même temps ses propres annonces et celles des vendeurs tiers et faisant apparaître son propre logo de distributeur renommé tant sur son site internet que sur l’ensemble des annonces, est susceptible de rendre difficile une distinction claire entre les annonces et ainsi de donner l’impression que c’est l’exploitant qui commercialise, en son nom et pour son propre compte, les produits offerts à la vente par ces vendeurs tiers. Lorsque ces produits sont revêtus d’un signe identique à une marque d’autrui, une telle présentation uniforme est ainsi susceptible de créer un lien, aux yeux de ces utilisateurs, entre ce signe et les services fournis par ce même exploitant.

Les services supplémentaires offerts par l’exploitant à ces vendeurs tiers consistant notamment dans le stockage et l’expédition de leurs produits sont également susceptibles de donner l’impression, à un utilisateur informé et raisonnablement attentif, que ces produits sont commercialisés par l’exploitant et de créer ainsi un lien, aux yeux de ces utilisateurs, entre ces services et les signes figurant sur ces produits et dans les annonces des vendeurs tiers.