La saisie-contrefaçon, procédure dérogatoire au droit commun, est ouverte au titulaire d'un droit de marque sans que celui-ci ait à justifier de circonstances particulières pour bénéficier de cette procédure non contradictoire, et ce, même au cas où une instance est en cours, indépendamment de la possibilité de recourir à la procédure contradictoire du droit d'information.

Les dispositions combinées des articles L. 716-4-7, L. 716-4-9 et R. 716-16 du CPI autorisent la saisie de documents comptables ou commerciaux susceptibles d'établir l'étendue de la contrefaçon, et donc du préjudice subi par le titulaire des droits, sans restreindre cette possibilité au cas où la procédure judiciaire n'a pas encore été engagée.

Comme l’a retenu à bon droit la cour d’appel dans l’arrêt attaqué, la saisie-contrefaçon répond bien à l'objectif de la directive 2004/48/CE et n'est contraire ni au droit européen, ni à l'article 50.2 de l'accord ADPIC.

L'article 7 de la directive prévoit que les mesures conservatoires – telles les saisies-contrefaçon – « sont prises, le cas échéant, sans que l'autre partie soit entendue, notamment lorsque tout retard est susceptible de causer un préjudice irréparable au titulaire des droits ou lorsqu'il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve ». La cour d'appel a relevé que ces dispositions, à caractère optionnel, n'ont pas été transposées en droit interne, l’article 2 laissant aux États membres la possibilité de prévoir des dispositions plus favorables aux titulaires de droits. Elle a ajouté qu'en ce qui concerne l'article 50.2 de l'accord ADPIC, dont la rédaction est semblable, l'emploi de l'expression « en particulier » (à la place de « notamment ») montre que les mesures provisoires non contradictoires prévues ne sont pas limitées aux deux seuls cas envisagés.

Pour rejeter la demande en rétractation de l’ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon en cause, la cour d’appel n’avait donc pas à rechercher si la société qui sollicitait cette mesure au cours de l’instance en contrefaçon justifiait de circonstances particulières caractérisant la nécessité de déroger au principe de la contradiction, ou si, alors qu'elle ne justifiait pas de telles circonstances, elle n'avait pas cherché à contourner les dispositions de l'article L. 716-4-9 du CPI relatif au droit d’information, commettant ainsi, selon le moyen du pourvoi, un détournement de procédure. Le juge ne peut, en effet, refuser l'autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon qui lui est demandée dans les formes et avec les justifications prévues par la loi.

La même problématique a été au centre d’une autre affaire dans laquelle une saisie-contrefaçon avait été ordonnée au cours de l’instance en contrefaçon sur le fondement du droit des dessins et modèles. S’appuyant, comme dans la présente affaire, sur les dispositions de la directive 2004/48/CE et de l’accord ADPIC, la société qui demandait la rétractation de l’ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon invoquait l’absence de justification, par le saisissant, de circonstances particulières lui permettant de recourir à une procédure non contradictoire. Elle soulevait également la question du détournement de procédure en soutenant que seul le droit d’information pouvait être mis en œuvre dans le cas d’espèce.

Par un arrêt du 9 mai 2012, la cour d’appel de Rennes[1] a réfuté tous ses arguments et rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance. Concernant le grief relatif au non-respect du principe du contradictoire, elle a estimé, comme la cour d’appel de Paris dans la présente affaire, que les dispositions du Code de la propriété intellectuelle relatives à la saisie-contrefaçon étaient bien conformes aux droits européen et international invoqués. Elle a souligné que les exemples donnés par l'article 7 de la directive et l’article 50 de l’accord ADPIC (retard susceptible de causer un préjudice irréparable ou risque de destruction des éléments de preuve), justifiant le recours à une procédure non contradictoire pour l’obtention de mesures de conservation des preuves, telle la saisie-contrefaçon, n’étaient pas exhaustifs et que ces dispositions n’interdisaient pas l’adoption de dispositions nationales plus protectrices pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle.

Elle a par ailleurs relevé que la saisie-contrefaçon, procédure exorbitante du droit commun, dérogeait à l'article 812, alinéa 2, du Code de procédure civile, dans sa version alors en vigueur[2], en ce que le juge, saisi par requête pour ordonner une telle mesure, n'a pas à rechercher, comme le prescrivent ces dispositions, si les circonstances de l'espèce exigent qu’elle ne soit pas prise contradictoirement.

S’agissant du détournement de procédure allégué, la cour d’appel de Rennes a considéré que le droit d’information avait un objet différent et complémentaire de celui de la procédure de saisie-contrefaçon, car il avait uniquement pour but de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon. La mesure de saisie-contrefaçon, qui avait été sollicitée pour démontrer la persistance et l’étendue de la contrefaçon, pouvait ainsi être mise en œuvre après l’introduction de l’instance au fond, même si une saisie-contrefaçon avait déjà été effectuée auparavant.

Cet arrêt a été cassé[3] pour violation de l’article L. 521-5 du Code de la propriété intellectuelle relatif au droit d’information, par refus d’application. La Cour de cassation a sanctionné les juges d'appel pour avoir retenu que les dispositions de ce texte n’avaient pas pour objet de démontrer l’étendue de la contrefaçon alléguée et qu’elles étaient sans utilité dans la procédure en cours. Selon la Cour, la juridiction saisie au fond d’une action en contrefaçon peut en effet sur ce fondement, au terme d’une procédure contradictoire, ordonner au défendeur de produire des informations et éléments de nature commerciale ou comptable susceptibles de permettre au titulaire du dessin ou modèle, qui a rapporté par ailleurs la preuve de la contrefaçon alléguée, de déterminer l’origine et l’étendue de celle-ci.

À la suite de cette décision, des doutes pouvaient encore subsister sur la possibilité, pour le titulaire de droits de propriété intellectuelle, de faire réaliser une saisie-contrefaçon après l’introduction de l’action au fond, dans la mesure où la cassation concernait uniquement la manière erronée dont les juges avaient défini la portée du droit d’information. Par l’arrêt ici commenté, la Cour de cassation met fin à cette incertitude en énonçant le principe selon lequel la saisie-contrefaçon est ouverte au titulaire d'un droit de marque sans qu’il ait à justifier de circonstances particulières, même au cas où une instance est en cours et indépendamment de la possibilité de recourir à la procédure du droit d'information.

L’article 8 de la directive 2004/48/CE donne des indications, comme l’ancien article L. 716-7-1[4] et les articles L. 615-5-2, L. 521-5 et L. 331-1-2 du Code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, sur la nature des informations qui sont susceptibles d’être demandées dans le cadre du droit d’information, à savoir, outre le nom et l’adresse des personnes ayant un lien avec les marchandises litigieuses, tout renseignement sur les quantités produites, fabriquées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix des marchandises. Il prévoit par ailleurs que toutes les dispositions relatives au droit d’information s'appliquent sans préjudice d'autres dispositions législatives et réglementaires accordant au titulaire le droit de recevoir une information plus étendue.

La saisie-contrefaçon vise à obtenir des éléments de preuve non seulement sur la matérialité de la contrefaçon, mais également, d’après les dispositions réglementaires du Code de la propriété intellectuelle[5], sur son origine et son étendue. Dans le cadre de la mission qui lui est dévolue, l’huissier peut se voir octroyer des pouvoirs assez étendus, même s’ils sont strictement encadrés par l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon.

Dès lors, si, conformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle, le titulaire de droits peut, une fois l’instance au fond engagée, demander à la juridiction saisie d’ordonner la production de documents ou d’informations qui aideront à déterminer l’identité des différents acteurs impliqués dans l’affaire mais aussi à évaluer le préjudice subi, il peut également choisir de recourir, pour établir l’étendue de la contrefaçon, à une saisie-contrefaçon autorisée par une ordonnance sur requête. Cette mesure est certes plus intrusive que le droit d’information à l’égard des personnes visées en ce que, notamment, l’huissier mène ses opérations directement dans leurs locaux, mais ses modalités d’exécution peuvent s’avérer plus intéressantes pour l’obtention des éléments de preuve recherchés, du fait, par exemple, de l’effet de surprise résultant du caractère non contradictoire de la procédure.

Dans la présente affaire, la cour d’appel de Paris a infirmé l'ordonnance de référé qui avait rétracté l’ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon. Comme le rappelle la Cour de cassation, elle a retenu que la saisie-contrefaçon n’a pas pour seule finalité de prouver la contrefaçon alléguée, mais aussi d’obtenir, y compris en cours d’instance, la preuve de l’étendue de la contrefaçon et du préjudice. En première instance, le juge avait constaté que la requête présentée par la société demanderesse, qui disposait déjà de renseignements exhaustifs suite à une retenue douanière, tendait non pas à établir la preuve des actes de contrefaçon allégués, mais à obtenir des éléments relatifs à l'importance de la contrefaçon et au préjudice subi, et avait considéré que seul le droit d’information prévu par l'article L. 716-4-9 du Code de la propriété intellectuelle pouvait alors être invoqué.

La solution retenue par la Cour de cassation a le mérite de clarifier sa propre jurisprudence. À première vue, elle ne paraît pas surprenante si l’on se réfère à certains de ses arrêts antérieurs. La Cour a en effet eu l’occasion, en 2010 et 2012, de se prononcer sur la question de la compétence du juge chargé d’autoriser une saisie-contrefaçon qui est sollicitée pendant l’instance en contrefaçon. Elle a retenu, lorsque la requête est formée au cours de la première instance, la compétence du président de la chambre du tribunal à laquelle l’affaire a été distribuée[6], conformément à l’article 812, alinéa 3, du Code de procédure civile (dans sa version alors en vigueur), et, lorsque la requête intervient au cours de l’instance d’appel, celle du premier président de la cour d’appel[7] en application de l’article 958 du même code. Par ailleurs, en 2011, dans une autre affaire[8], elle a approuvé les juges du fond d’avoir validé un procès-verbal de saisie-contrefaçon qui avait été établi postérieurement aux assignations délivrées aux sociétés défenderesses pour contrefaçon de brevets, de modèle et de droits d’auteur.

Toutefois, dans une décision plus ancienne rendue le 26 mars 2008, la Cour de cassation[9] avait énoncé de manière lapidaire : « dès lors que la juridiction est saisie au fond, seul l'article 812 du Code de procédure civile est applicable à l'exclusion de l'article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle ». Cette formulation a toutes les apparences d’un principe touchant le fond du droit, qui exclurait la possibilité de solliciter une saisie-contrefaçon en cours de procédure et imposerait le recours au droit commun de la procédure sur requête qui permet au juge d’ordonner toutes mesures urgentes lorsque les circonstances de l’espèce exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement. Par ailleurs, la Cour avait ajouté que la cour d’appel avait pu juger que l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon avait été obtenue dans des conditions abusives, la société requérante ayant omis de faire état de l’instance au fond au juge saisi de sa requête.

Dans leur arrêt, les juges d'appel avaient souligné que la question soulevée par le litige concernait, d'une part, le choix fait par la société requérante de présenter la requête aux fins de saisie-contrefaçon au juge délégué par le président du tribunal de grande instance pour statuer sur les requêtes, et non au président de la chambre à laquelle l’instance au fond avait été distribuée, et, d'autre part, le choix de cacher l’existence de cette instance au magistrat saisi de la requête. Ils avaient considéré que l’article L. 716-7[10] ne dérogeait pas à l’article 812, alinéa 3, du Code de procédure civile prévoyant que les requêtes afférentes aux instances en cours sont présentées au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi. En première instance, le juge des référés avait, selon eux, à juste titre décidé que seules ces dernières dispositions pouvaient s’appliquer en l’espèce et que l’autorisation de faire procéder à une saisie-contrefaçon avait été obtenue dans des conditions abusives, la société requérante ayant omis de faire état de l’instance au fond. Il nous semble que les limites du litige paraissaient dès lors circonscrites devant la cour d’appel au problème de la compétence du juge chargé d’ordonner la saisie-contrefaçon et à la question du comportement procédural de la requérante qui contrevenait à la loyauté des débats ou à la loyauté dans l’administration de la preuve.

Cet arrêt rendu par la Cour de cassation a donné lieu à des interprétations divergentes, comme le souligne l’un de ses commentateurs, Thibault Lancrenon, qui relève le caractère sibyllin de la formulation utilisée par la Cour. Il pense que cette dernière a seulement voulu signifier que le droit commun des ordonnances sur requête constitue une composante de l’encadrement procédural de la saisie-contrefaçon. L’application de la règle de compétence prévue par l’article 812, alinéa 3, constituerait une garantie d’une bonne administration de la justice dans la mesure où le juge saisi au fond, avec ses connaissances sur l’affaire, est le mieux à même d’apprécier le contexte dans lequel s’inscrit la requête aux fins de saisie-contrefaçon et de se prononcer sur celle-ci. Un autre auteur, Christophe Caron, estime au contraire que cette décision constitue un véritable revirement de jurisprudence, qui exclut définitivement la voie de la saisie-contrefaçon pour recueillir, en cours de procédure, des éléments de preuve sur la matérialité ou l’étendue de la contrefaçon. De ce point de vue-là, l’arrêt de la Cour de cassation, ici commenté, constituerait un nouveau revirement de jurisprudence.

S’agissant de la position des juges du fond ou des référés sur la question, la cour d’appel de Paris a reconnu, peu avant sa décision rendue dans la présente affaire, par un arrêt[11] du 15 décembre 2020, que le titulaire de droits de propriété intellectuelle avait la faculté de recourir à une saisie-contrefaçon après l’introduction de l’instance en contrefaçon, afin d’établir la persistance des faits allégués ou déterminer l'étendue du préjudice subi. Dans cette affaire concernant le droit des brevets, les juges ont considéré que si le dernier alinéa de l’article L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle impose à la personne ayant sollicité une saisie-contrefaçon un délai pour se pourvoir au fond, sous peine de nullité de la saisie, cette disposition n’excluait pas la possibilité de recourir à une saisie-contrefaçon en cours de procédure. Ils ont écarté l’application de l’article 812, alinéa 2, du Code de procédure civile prévoyant, dans sa version alors en vigueur, que le juge des requêtes peut être saisi, en dehors des cas spécifiés par la loi, pour ordonner toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. La demande aux fins de saisie-contrefaçon devait néanmoins respecter la règle générale de compétence édictée à l’alinéa 3, relative aux requêtes formées en cours d’instance. La cour d’appel a souligné que le juge du fond saisi était le mieux placé pour juger de la nécessité de la mesure au regard des intérêts en présence.

Cet arrêt fait écho à des décisions plus anciennes[12], rendues par le tribunal de grande instance de Paris, qui avaient rejeté des demandes de nullité de saisies-contrefaçon réalisées en cours de procédure, en repoussant également l’argument selon lequel la saisie-contrefaçon en cause n’avait pas été suivie d’une assignation au fond dans le délai prescrit. Dans la deuxième décision citée, les juges avaient souligné que l’obligation d’assigner dans le délai de quinzaine, destinée à permettre au saisi d’être fixé rapidement sur les intentions du saisissant et à empêcher celui-ci de faire pression sur le saisi par la menace d’un procès, était d’ores et déjà satisfaite.

Enfin, dans une affaire en matière de droit d’auteur, la cour d’appel de Paris avait énoncé, par un arrêt[13] du 19 octobre 2007, qu’« une saisie-contrefaçon peut toujours être effectuée en cours de procédure à la requête d’une partie au litige pour établir, soit que les faits de contrefaçon perdurent, soit l’étendue du préjudice subi ». L’arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2023 consacre ce mouvement jurisprudentiel des juges du fond ou des référés, qui permet un renforcement de l’arsenal de défense des droits de propriété intellectuelle. Il reconnaît également l’indépendance des deux voies procédurales, la saisie-contrefaçon et le droit d’information, offertes par le Code de la propriété intellectuelle au titulaire de droits pour obtenir, au cours de l'instance au fond, les éléments de preuve nécessaires à son action en contrefaçon.

Cécile Martin
Rédactrice au PIBD