À supposer que la fraude puisse être une cause de nullité d'un dessin ou modèle communautaire – la mauvaise foi n'étant pas, à la différence de la marque de l’Union européenne, prévue comme telle dans l’énumération exhaustive de l'article 25 du règlement (CE) n° 6/2002 –, la société poursuivie en contrefaçon ne démontre pas que la société demanderesse a effectué le dépôt de modèle invoqué, non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l'intention de porter atteinte aux intérêts de tiers d'une manière non conforme aux usages honnêtes ou avec l'intention d'obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'un dessin ou modèle, notamment la fonction de protection de l'esthétique industrielle. En effet, des dépôts successifs d'un modèle communautaire portant sur le même masque de plongée, mais se distinguant par la représentation du produit (dans le premier dépôt, des photographies en couleur et, dans le second, des dessins en noir et blanc), laquelle conditionne la portée du dépôt, ne suffisent pas à établir le caractère frauduleux du second dépôt, et notamment la volonté de prolonger artificiellement de dix mois la durée du premier dépôt.

L’auto-divulgation à laquelle société demanderesse a procédé, par ce premier dépôt, dans la période de douze mois précédant la date du dépôt de modèle invoqué, n'est pas destructrice de nouveauté. Cette société peut en effet se prévaloir du délai de grâce prévu en faveur du créateur ou de son ayant droit par l'article 7 § 2 du règlement. Elle a effectué le premier dépôt sans aucune revendication de la part des créateurs ayant participé au développement du masque et l'a exploité paisiblement. Ce dépôt et cette exploitation font présumer qu'elle est titulaire des droits sur le modèle au sens de l'article 17 du règlement 6/2002 mais également qu’elle a la qualité d'ayant droit du créateur, malgré l’absence de force probante des contrats de cession versés aux débats.

Selon l’arrêt Doceram[1] de la Cour de justice de l'Union européenne, pour apprécier si des caractéristiques de l'apparence d'un produit sont exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci, il y a lieu d'établir que cette fonction est le seul facteur ayant déterminé ces caractéristiques, l'existence de dessins ou modèles alternatifs n'étant pas déterminante à cet égard. Tel est le cas, en l’espèce, concernant certaines caractéristiques du modèle de masque invoqué (rigidité et forme ovoïdale du cadre, forme de la jupe et de la sangle, positionnement du tuba …) qui sont dictées par des considérations exclusivement techniques comme assurer l’étanchéité du masque, faciliter la vision ou la respiration ou bien éviter la formation de buée, certains de ces éléments figurant même dans un brevet déposé par la demanderesse.

Toutefois, la forme extérieure globalement arrondie sans angle saillant des montants du cadre apparaît être un choix dicté par des considérations esthétiques et non exclusivement techniques. Il ne peut pas être opposé la norme NF suivant laquelle le masque doit être exempt de parties saillantes susceptibles de blesser l'utilisateur, des formes géométriques plus anguleuses pouvant être adoptées dans le respect de cette norme. Par ailleurs, l'usage d'une vitre transparente sur l'ensemble du masque, comme la forme du tuba de section ovoïdale et sa transparence, relèvent de choix esthétiques destinés à alléger l'aspect global du masque. Ainsi, la fonction technique du masque n'est pas la seule à déterminer les caractéristiques de son apparence, des considérations esthétiques ayant joué un rôle déterminant pour sa forme.

Les ressemblances existant entre le modèle déposé et le masque argué de contrefaçon concernent principalement des caractéristiques imposées par la fonction technique du produit (forme ovoïdale du cadre, forme de la jupe ou de la sangle, aplati de la vitre, longueur du tuba…), seules la transparence de la partie inférieure de la vitre et la forme de croissant de sa partie haute étant reprises sans nécessité. Malgré ces deux caractéristiques communes, les différences entre les autres éléments non imposés par des contraintes techniques (forme des montants du cadre, forme du haut du tuba ou de la vitre dans sa partie supérieure) suffisent, en tenant compte du faible degré de liberté du créateur, à susciter une impression visuelle globale différente chez l'utilisateur averti – soit les personnes pratiquant la plongée de surface à titre de loisir, de façon habituelle ou occasionnelle, et les professionnels louant du matériel utile à cette activité –, ayant un certain niveau de vigilance. La contrefaçon n’est donc pas établie.

En revanche, la fourniture et la commercialisation du masque de plongée incriminé manifestent la volonté délibérée des sociétés défenderesses de se placer dans le sillage de la société demanderesse afin de bénéficier du succès commercial et de la notoriété de son modèle de masque, produit phare de cette entreprise qui constitue une innovation révolutionnaire selon la presse et pour lequel ont été consentis d’importants investissements publicitaires. Des agissements contraires à la loyauté du commerce, constitutifs de parasitisme, sont ainsi caractérisés, un lien se faisant entre les deux masques du fait de leur aspect global, sans pour autant engendrer un risque de confusion.

Comme l’indique la cour d’appel de Paris dans la décision présentée ci-dessus, le règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires n’a pas prévu expressément le dépôt frauduleux ou de mauvaise foi parmi les motifs de nullité figurant de manière exhaustive dans la liste dressée par l’article 25. Le dépôt d’un dessin ou modèle qui a été effectué en vue de détourner le droit des dessins ou modèles communautaires de sa finalité, comme il est allégué en l’espèce, ne devrait donc pas être susceptible de faire l’objet, en application du règlement, d’une demande en annulation pour ce motif.

La seule hypothèse qui pourrait éventuellement se rapprocher d'un dépôt de mauvaise foi, en fonction des circonstances propres à chaque espèce, est celle prévue par l’article 25, § 1, c), du règlement. Selon ces dispositions, le dessin ou modèle est déclaré nul si, en vertu d'une décision de justice, le titulaire ne possède pas le droit au dessin ou modèle communautaire au sens de l’article 14, selon lequel ce droit appartient au créateur ou à son ayant droit. L’article 25, § 2, précise que ce motif de nullité peut être invoqué uniquement par ces personnes.

Un parallèle peut être établi avec le droit des brevets. Selon l’article 138, § 1, e), de la Convention sur le brevet européen, celui-ci est déclaré nul si son titulaire n'avait pas le droit de l'obtenir en vertu de l'article 60, § 1 qui dispose que le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. 

Dans une affaire, des juges du fond[2] ont estimé que les dispositions de l’article 138 étaient susceptibles d’être invoquées par une personne qui ne pouvait pas prétendre avoir des droits sur le brevet contesté, ce texte ne comportant aucune précision ou restriction quant aux conditions d'ouverture de l'action en nullité pour défaut de droit au titre. En conséquence, ils ont considéré que cette action était accessible à toute personne intéressée. Mais l’arrêt a été cassé sur ce point. La Cour suprême[3] a dit que les dispositions de l’article 138 visaient à protéger les intérêts privés du véritable titulaire du brevet ou de son ayant cause et que leur violation était donc sanctionnée par une nullité relative ne pouvant être invoquée que par les personnes lésées. Cette solution rejoint la règle édictée pour ce type d’action dans le domaine des dessins ou modèles communautaires.

Lors de l’instance d’appel, les juges avaient retenu que la société demanderesse avait un intérêt légitime, au sens de l'article 31 du Code de procédure civile, à voir prononcer la nullité du brevet qui lui était opposé dans une autre instance au titre de la contrefaçon. Ils l'ont donc déclarée recevable à agir. Elle a également obtenu gain de cause au fond en parvenant à démontrer, selon les juges, que le titulaire du brevet n’avait pas la qualité d’inventeur et que le droit au brevet revenait à une société tierce, dont le titulaire du brevet était le dirigeant, l’invention ayant été réalisée par des salariés de cette entreprise.

Dans une décision plus ancienne[4], les juges ont statué dans le même sens sur la recevabilité d’une demande en nullité d’un brevet européen qui était opposé dans le cadre d’une action en contrefaçon. Ils ont déclaré que la convention de Munich prévoyait la contestation de la titularité comme cause de nullité des brevets européens et qu'il était constant que les actions en nullité de brevets pouvaient être engagées par toute personne justifiant d'un intérêt au sens des règles de la procédure civile. Ils en ont conclu que la société défenderesse, qui ne prétendait pourtant pas avoir de droits sur le brevet, était recevable à agir sur le fondement de l’article 138, § 1, e). Mais, sur le fond, le tribunal a considéré qu’elle ne démontrait pas, faute d’apporter le moindre élément permettant d'accréditer sa thèse de soustraction de l'invention aux inventeurs visés dans le brevet, que la société demanderesse n'avait pas le droit d'obtenir le brevet européen en cause.

S’agissant du droit des dessins ou modèles communautaires, le règlement (CE) n° 6/2002 offre par ailleurs au créateur ou à son ayant droit, à l’article 15, une action en revendication du droit au dessin ou modèle communautaire lorsque celui-ci a été déposé ou enregistré au nom d’une personne qui n’est pas habilitée à se voir reconnaître la qualité de titulaire au sens de l'article 14. Il est prévu que la prescription attachée à une telle action ne s’applique pas si la personne qui n'a pas droit au dessin ou modèle communautaire était de mauvaise foi au moment où le dessin ou modèle a été déposé ou lui a été transféré.

Les tribunaux français ont eu l’occasion de statuer sur des demandes en revendication de dessins ou modèles communautaires. Dans une affaire[5], la société qui demandait à être reconnue en tant que titulaire légitime du modèle communautaire en cause invoquait le caractère frauduleux du dépôt, mais elle a échoué dans son action. Elle faisait valoir que la société adverse, qu’elle poursuivait aussi en contrefaçon, avait déposé son modèle de mauvaise foi, en connaissance de l’existence de son propre modèle antérieur alors qu’elles intervenaient toutes deux dans un secteur d’activité commun très spécifique. Le tribunal a rejeté sa demande en application de l’article 15 du règlement (CE) n° 6/2002, après avoir constaté que les deux modèles donnaient une impression d'ensemble différente.

Plus récemment, dans une espèce assez similaire, le transfert de la propriété du modèle communautaire a été ordonné. La société demanderesse, qui avait agi en contrefaçon de son propre modèle, a démontré que le dépôt litigieux avait été effectué par l’un de ses fournisseurs en fraude de ses droits. Les juges[6] ont énoncé le principe, au regard des articles 14 et 15 du règlement, selon lequel l’auteur de la demande d'enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de la protection sauf si le dépôt a été réalisé en fraude des droits d’autrui. Ils ont relevé qu’en l’espèce, le modèle déposé par la société défenderesse avait en réalité été dessiné par le directeur artistique de la société demanderesse.     

Dans une affaire[7] où la propriété du modèle communautaire en cause n’était pas revendiquée, le modèle a été déclaré nul pour dépôt frauduleux sans que soient évoquées les dispositions du règlement (CE) n° 6/2002. Le litige portait à titre principal sur une action en contrefaçon formée à l’encontre d’une société qui avait appelé en garantie son fournisseur. Celui-ci n’était autre que la personne qui avait réalisé auparavant un prototype du modèle en cause pour le compte de la société demanderesse. Il a donc été jugé que le modèle avait été déposé en fraude de ses droits.

La théorie générale de la fraude, telle qu’elle existe en droit français, s’est ainsi invitée dans plusieurs litiges en matière de droit des dessins ou modèles communautaires, tant dans le cadre de l’application des dispositions du règlement (CE) n° 6/2002 qu’en dehors de toute référence à celles-ci. Or, la notion de fraude est absente des dispositions relatives à la nullité ou la revendication de propriété d’un dessin ou modèle communautaire. Il résulte seulement des articles 15 et 25 du règlement que le dessin ou modèle est déclaré nul ou sa propriété est transférée au véritable titulaire, dès lors qu’il est reconnu en justice que le titulaire ne possède pas le droit au dessin ou modèle communautaire, n’étant ni le créateur, ni son ayant droit. Son éventuelle mauvaise foi, au moment du dépôt ou du transfert du titre dont il a pu bénéficier, n’est prise en compte que pour écarter la prescription à laquelle est soumise l’action en nullité.

La mauvaise foi du titulaire du dessin ou modèle communautaire n’est envisagée par le règlement (CE) n° 6/2002 qu’à de rares reprises et à titre d’exception. Ainsi apparaît-elle également aux articles 16 et 26 relatifs, respectivement, aux effets de la décision de justice sur la titularité et aux effets de la nullité, suite aux actions en revendication ou en nullité qui ont été introduites sur le fondement des articles 15 ou 25.

L’article 16 prévoit qu’en cas de changement de propriété du dessin ou modèle, si, avant l'inscription au registre de l'introduction de la demande en justice, le titulaire ou un licencié a exploité le dessin ou modèle dans la Communauté européenne ou fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, il peut poursuivre cette exploitation à condition de demander une licence non exclusive au nouveau titulaire. Cette disposition n'est pas applicable si le titulaire ou le licencié était de mauvaise foi au moment du début de l'exploitation ou des préparatifs effectués à cette fin. Selon l’article 26, sous réserve des dispositions nationales relatives aux recours en réparation du préjudice causé par la faute ou la mauvaise foi du titulaire, l'effet rétroactif de la nullité du dessin ou modèle communautaire n'affecte pas les décisions en contrefaçon ou les contrats qui ont été exécutés antérieurement à la décision de nullité.

Le Tribunal de l’Union européenne[8] s’est prononcé sur la question de la mauvaise foi à l’occasion d’un recours qui avait été formé à l’encontre d’une décision d’une chambre de recours de l’EUIPO dans le cadre d’une demande en nullité d’un dessin ou modèle communautaire fondée notamment sur l’article 25, § 1, d), du règlement n° 6/2002 relatif au conflit avec un droit antérieur. Le Tribunal relève que l’article 25, § 1, établit la liste des motifs de nullité d’un dessin ou modèle communautaire, qui doit être considérée comme étant exhaustive, cet article disposant qu’un dessin ou modèle ne peut être déclaré nul que pour l’un des motifs qu’il prévoit. Or, remarque-t-il, force est de constater que la mauvaise foi du titulaire du dessin ou modèle contesté n’y est pas mentionnée. Il ajoute que dans le cadre de l’examen du motif invoqué (conflit avec un droit antérieur), la question de la prétendue mauvaise foi de l’intervenante est dépourvue de pertinence, car il ne s’agit pas de se prononcer sur le comportement du titulaire du dessin ou modèle contesté. Le moyen tiré de la mauvaise foi est donc rejeté.

Il peut sembler surprenant que les juges français soumettent, comme nous l’avons vu, le régime du dessin ou modèle communautaire à un principe général du droit national, tel l’adage « Fraus omnia corrumpit ». Il est permis de se poser la question de la conformité de cette solution avec le droit de l’Union européenne. Dans la présente affaire, les sociétés Intersport sollicitaient l’annulation du modèle communautaire de masque de plongée qui leur était opposé par la société Decathlon pour dépôt frauduleux. Prudente, la cour d’appel de Paris a d’abord fait part de ses doutes quant à la légitimité de ce fondement. Elle a, malgré tout, statué sur la demande en nullité du modèle en reprenant à son compte, et en l’adaptant, la définition élaborée par la Cour de justice de l’Union européenne[9] pour caractériser le dépôt de mauvaise foi d’une marque, qui constitue très officiellement un motif de nullité du titre en vertu de l’article 4, § 2, de la directive (UE) 2015/2436 et de l’article 49, § 1, b), du règlement (UE) 2017/1001.

Rapprocher le droit des dessins ou modèles communautaires du droit des brevets européens paraîtrait plus heureux. Ces deux branches du droit de la propriété industrielle, dont l’objectif est de récompenser les créateurs et les inventeurs tout en encourageant l’innovation et le développement de nouveaux produits, comportent en effet des dispositions spécifiques similaires répondant à ces fins, comme celles relatives à l’action en nullité pour défaut du droit au titre.

Cécile Martin
Rédactrice au PIBD