La demande en déchéance des droits sur la partie française de l’enregistrement international portant sur le signe verbal PIADINA, qui vise les « produits à base de céréales, en particulier galettes de pâte avec ou sans garniture », a été présentée devant l’INPI sur les fondements du défaut d’usage sérieux de la marque et de sa dégénérescence.

La société titulaire de la marque n’est pas suivie en ce qu’elle soutient que la demande en déchéance pour dégénérescence est irrecevable car introduite de mauvaise foi. Si l’intérêt à agir n’est pas requis dans le cadre des demandes en déchéance formées devant l’INPI[1], la notion d’abus de droit ou de procédure abusive est indépendante des règles relatives à la personne habilitée à introduire une demande de déchéance. Le droit de présenter une telle demande est susceptible de dégénérer en abus uniquement s’il relève en réalité d’une intention de nuire de la part du demandeur. Or, la titulaire ne démontre pas en quoi l’antériorité de la marque contestée sur la publication du règlement d’exécution enregistrant les dénominations « Piadina Romagnola » et « Piada Romagnola » dans le registre des IGP serait de nature à caractériser l’existence d’un abus de droit à agir.

1) Déchéance partielle pour défaut d’usage sérieux :

L’usage sérieux de la partie française de la marque internationale PIADINA est établi en France pour une partie des produits visés, à savoir les galettes de pâte avec ou sans garniture. 

Contrairement à ce qui est soutenu par la société demanderesse, le signe PIADINA n’est pas simplement utilisé à des fins descriptives par la titulaire, mais bien, comme en attestent certaines pièces, à titre de marque. Ainsi, ce signe apparaît sur les photographies des produits assorti du symbole ®, dans l’objet des factures et bons de commande émis par la titulaire, ainsi que sur son site internet et celui de sa filiale pour désigner des pains plats. En outre, ce signe est désigné comme faisant l’objet d’une licence à titre de marque.

De plus, l’usage du signe verbal dans une calligraphie particulière n’est pas de nature à altérer le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée.

Les pièces produites, qui sont pertinentes au regard de la période de non-usage et du lieu de l’usage, établissent un usage sur plusieurs années consécutives et sur tout le territoire français. Si les chiffres exposés (ex. factures émises pour un montant total de 4 775,65 euros) apparaissent modestes pour des produits de consommation courante destinés à être commercialisés dans des magasins de vente au détail de produits alimentaires, ils ne sauraient pour autant être qualifiés de symboliques.

L’usage sérieux de la marque n’est en revanche pas démontré pour les autres produits visés à l’enregistrement et la titulaire encourt donc la déchéance partielle de ses droits sur la marque pour les « produits à base de céréales, autre que les galettes de pâte avec ou sans garniture », à compter de la date de la demande en déchéance.

2) Déchéance pour dégénérescence :

La titulaire encourt la déchéance de ses droits sur la marque PIADINA pour dégénérescence en ce qu’elle désigne les « produits à base de céréales, en particulier galettes de pâte avec ou sans garniture » visés à l’enregistrement.

La demanderesse doit démontrer que la marque contestée est devenue la désignation usuelle dans le commerce des produits désignés, sur le territoire français. En l’espèce, sont prises en compte les pièces en langue française qui s’adressent au public français. À cet égard, il est relevé que la pièce qui porte sur le refus d’enregistrement de la portion suisse de la marque internationale PIADINA, émis par l’office suisse, doit être écartée. En effet, même si l’office constate que ce terme est utilisé de façon usuelle pour désigner des « pains provenant d’Italie », il ne vise pas son usage sur le territoire français. En revanche, la pièce consistant en une traduction d’un dictionnaire bilingue italien/français est bien destinée au public français.

Il est établi que le terme « Piadina » est utilisé depuis de très nombreuses années en Italie pour désigner un pain typique de la région de Romagne et que son utilisation sur le territoire français pour désigner ce type de produits alimentaires a débuté autour de l’année 2003 avec, notamment, la parution d’un ouvrage intitulé 100% pain qui fournit la recette de cette spécialité italienne.

Le terme « Piadina » est systématiquement utilisé de façon à désigner non pas une marque, mais un produit alimentaire originaire d’Italie, et ce sous une forme générique, au singulier ou pluriel, précédé d’articles tels que « une », « la », « des », « ces », « nos ».  Cette utilisation usuelle du terme « Piadina » pour désigner dans le commerce la nature des produits est le fait tant du grand public (cf. blogs et carnets de recettes) que des professionnels tel que les industriels, les restaurateurs ou de boulangers.  

En outre, il n’existe pas de terme alternatif en français pour désigner un type particulier de pain plat originaire d’Italie.

Les seuls usages du signe à titre de marque proviennent de la commercialisation par la titulaire de ses produits qui, si elle permet de justifier d’un usage sérieux de la marque, n’est nullement de nature à écarter un usage généralisé du signe PIADINA par d’autres opérateurs.

Enfin, s’il est vrai que les termes « piadine », « piada » ou « pida » sont également utilisés, le terme « Piadina » demeure largement plus usité et les documents comportant ces termes, font systématiquement usage du terme « Piadina » en parallèle.

La preuve est donc rapportée que le signe contesté est devenu la désignation usuelle de l’ensemble des produits visés par la marque. Or, sa titulaire ne démontre pas avoir présenté une vigilance suffisante en ce qui concerne la défense de celle-ci. Elle soutient notamment que « la marque PIADINA […] est utilisée avec le logo ® sous la forme Piadina®, ce qui traduit sans conteste, la volonté de la défenderesse d’identifier sa marque comme un signe distinctif et la volonté de distinguer sa marque de ceux des autres entreprises ». Ce seul élément apparaît toutefois insuffisant en soi et ne saurait être considéré comme déterminant[2], dès lors qu’aucune action n’a été menée par la titulaire de la marque contestée pour s’opposer à l’usage générique du terme « Piadina ».

Il est fait droit à la requête de la demanderesse visant à faire rétroagir les effets de la déchéance à la date du 24 octobre 2014 à laquelle est survenu le motif de déchéance.

Les juridictions françaises et l’INPI se sont prononcés à plusieurs reprises sur des demandes en déchéance de droits sur des marques dont la désignation serait devenue usuelle pour les produits ou services visés au dépôt. Rares sont les décisions qui, à l’instar de la décision de l’INPI ci-dessus publiée, ont prononcé la déchéance pour dégénérescence. Un panorama de décisions traitant de la question, rendues sur les dix dernières années, vous est proposé ci-dessous :

♦ La marque est devenue usuelle pour les produits ou services visés :

- Décision INPI, 14 mai 2024, Amalric SASU c. Volys Star NV, DC 23-0098 (DC20230098 ; PIBD 2024, 1232, III-5) ; Marque verbale LARDINETTES qui désigne des « allumettes au dindonneau » :

« Toutefois, force est de constater qu’il ressort des autres pièces versées au débat, que le terme LARDINETTES est fréquemment utilisé, depuis plusieurs années, sous une forme générique, au singulier ou pluriel, précédé d’articles tels "les", "la" ou "des" pour désigner non pas une marque, mais des allumettes de volailles, produits qui couvrent notamment les "allumettes au dindonneau" de la marque contestée […].

Par conséquent, les éléments apportés par le demandeur permettent de démontrer qu’entre la date d’enregistrement de la marque contestée et la demande en déchéance, le signe contesté LARDINETTES a été utilisé seul pour désigner des allumettes de volailles, lesquelles incluent les "allumettes au dindonneau", sans indication que ce signe provenait d’une source particulière ou faisait l’objet de droits de propriété, à la fois par des consommateurs finaux et des professionnels, qu’ils soient des concurrents, distributeurs, restaurateurs ou commerçants de bouche.

[…]

En conséquence les arguments et les pièces du demandeur permettent de démontrer que le signe contesté LARDINETTES est devenu la désignation usuelle des produits suivants : "allumettes au dindonneau".

[…]

En l’espèce, le titulaire, s’appuyant sur son annexe 2, justifie de : l’envoi de deux lettres de mises en demeure à l’encontre du même opérateur, l’une datée du 16 janvier 2018 et ayant abouti à un engagement de son contradicteur de ne plus utiliser le terme LARDINETTES sur ses packaging de produits, et l’autre datée postérieure à la demande en déchéance ; l’envoi d’une lettre de mise en demeure à la présente société demanderesse en date du 14 avril 2023 ; l’introduction en 2008 d’une opposition à l’encontre d’une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qu’elle considérait comme similaire à la sienne, ayant abouti à la limitation de cette demande.

Force est de constater que ces quelques actions défensives, sur une période de 15 ans, sont très peu nombreuses et insuffisantes à démontrer l’action du titulaire à lutter activement contre la dégénérescence de sa marque. » ;

- CA Colmar, 1^re ch. civ., sect. A, 6 mars 2024, Sports et Loisirs SAS c. Tennis d'Aquitaine SAS, 22/01291 (M20240065 ; PIBD 2024, 1226, III-5 ; infirmation décision INPI, 24 févr. 2022, DC 21-0032, DC20210032, PIBD 2022, 1180, III-6) ; Marque verbale CITY STADE qui désigne des produits consistant en une structure complète permettant la pratique de différents sports (tennis, basket, football) :

« L'ensemble de ces pièces permet de démontrer que le terme CITY STADE est devenu un terme usuel pour évoquer un terrain multisport, c'est-à-dire un terrain entouré d'une structure bois ou acier permettant la pratique de différents sports et ce sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, il est utilisé sous sa forme générique sans faire référence à la marque concernée, sans guillemets, parfois sans majuscule, au singulier ou au pluriel, et est précédé d'articles tels que "un", "le", "des", "son" ou "votre".

Ce terme est utilisé par les professionnels du secteur considéré (sites internet de sociétés commerciales), mais également par les clients professionnels que sont les collectivités territoriales, qui jouent un rôle central sur les marchés d'équipement et qui ont une influence déterminante dans le choix des services offerts aux utilisateurs finaux. Il est enfin utilisé par l'utilisateur final, ainsi que le démontrent les sites de dictionnaires, encyclopédie en ligne et la presse.

[…]

Le titulaire d'une marque ne peut avoir un contrôle absolu sur sa marque et éliminer tout usage inapproprié de cette dernière. Il est néanmoins tenu de prendre des mesures pour lutter contre un usage générique de sa marque.

[…]

Or, avant le recours introduit par la SAS SPORTS ET LOISIRS, la société SAS TENNIS D'AQUITAINE n'avait adressé que trois mises en demeure à des concurrents en octobre et novembre 2020 pour protéger sa marque. Aucune action en justice n'avait en outre été introduite.

[…]

La SAS TENNIS D'AQUITAINE ne peut prétendre ignorer l'usage générique qui est fait de sa marque depuis plusieurs années, notamment par les collectivités territoriales, mais également par ses concurrents et ce alors qu'elle est régulièrement amenée à répondre aux appels d'offre de ces premières. A cet égard, elle ne peut arguer du fait que ces collectivités sont ses partenaires commerciaux pour justifier l'absence de rappel du caractère protégé de la marque CITY STADE, ce rappel pouvant se faire sans référence à une action contentieuse.

La SAS TENNIS D'AQUITAINE a ainsi, de part son inaction, contribué à la dégénérescence de sa marque et l'emploi du marquage d'origine anglo-saxonne ® ne permet pas de pallier sa carence. 

En effet, ce symbole, dont l'emploi n'est pas imposé en droit français, s'il permet d'attirer l'attention du public sur la protection accordée à la marque, ne peut remplacer les actions à l'égard des tiers qui en font un usage générique, pour leur rappeler le caractère protégé de la marque et les conséquences attachées cette protection, le cas échéant, pour les mettre en demeure de ne plus les employer avant, en cas de non-respect desdites mises en demeure, l'introduction d'une procédure contentieuse. » ;

- CA Bordeaux, 1^re ch. civ., 18 déc. 2018, David N et al. c. Le Fournil Authentique SARL, 18/02128 (M20180510) ; Marque verbale DUNE BLANCHE qui désigne les « pâtisserie ; chouquette garnie » :

« Il apparaît que le terme dune est devenu générique, que la dune est présentée comme une spécialité pâtissière bordelaise au même titre que le cannelé et que ce nom est très largement utilisé par de nombreux pâtissiers de Bordeaux et de sa région, et d'ailleurs, sous le terme "dunes", soit même sous le terme "dunes blanches" sans que la société Le fournil authentique ait contesté ces usages à l'encontre d'autres fabricants et vendeurs, et ce, le cas échéant, en l'absence de dépôt de marque, par la voie de la concurrence déloyale. Ce terme figure en outre sur des cartes de restaurant, sur des sites de recettes, sur des blogs, pour des cours de pâtisserie et dans des articles de presse, et des dunes sont commercialisées également par plusieurs supermarchés de Bordeaux.

De ce fait, la marque "Dune blanche" ne peut être considérée comme valable et doit être annulée.

[…]

En tout état de cause, et surabondamment, la demande de déchéance pour dégénérescence apparaît fondée en ce que la société Le fournil authentique n'exploite pas la marque telle que déposée, "dune blanche" au singulier et dans une police graphique spécifique, mais sous l'appellation "dunes blanches" au pluriel en graphisme classique […], et ce bien qu'elle ait fait signer à différents acteurs économique vendant des dunes blanches un accord par lequel ils s'engagent à ne pas commercialiser sous cette dénomination. En outre, la société Le fournil authentique a déposé le 27 septembre 2017 une nouvelle marque semi-figurative "Chez Pascal DUNES BLANCHES" reprenant ainsi l'usage du pluriel, et ce en classes 29, 30, 35 et 43 et pour un nombre important de produits alimentaires et services liés, ce dont il ressort précisément que la notion de dunes blanches ne se limite pas à la pâtisserie querellée. » ;

- CA Nancy, 5^e ch. com., 18 mai 2016, SEFCCO SA c. Retiwood SARL et al., 15/01335 (M20160238 ; PIBD 2016, 1057, III-760) ; Marque verbale BOIS RETIFIE qui désigne des produits en classes 19, 20 et 28 :

« En l’espèce, la société Sefcco démontre par l'ensemble des documents soumis à l'appréciation de la Cour que la désignation de bois rétifié est pour les professionnels du bois, à la date des dépôts incriminés, la désignation usuelle d'un bois ayant subi une épreuve de rétification (chauffe à haute température sous une atmosphère inerte), à fin d'en renforcer la résistance et la stabilité.

[…]

La société Retiwood ne précise pas sur son site que le terme "Bois Rétifié" est une marque et emploie le terme "rétifié" de manière parfaitement usuelle pour désigner la qualité du bois qu'elle vend.

De nombreux documents professionnels ultérieurs établissent que le terme bois rétifié est utilisé de manière usuelle à telle enseigne que les architectes dans les appels d'offres comme dans l'établissements des CCTP emploient le terme rétifié pour désigner la qualité de bois attendu si bien que le public pertinent perçoit nécessairement ce terme comme une désignation usuelle.

[…]

En l'absence de justification par la société Retiwood qu'elle a combattu l'usage à titre descriptif du terme "bois rétifié" ou simplement du terme "rétifié" par une campagne menée contre cet usage généralisé de son signe comme nom commun, la marque "Bois Rétifié" apparaît frappée de dégénérescence par excès de notoriété, peu important les actions isolées qu'apparaît avoir menée la société Retiwood envers la société Sefcco ou encore une société BRD.

À partir du moment où la marque est largement exploitée par les autres acteurs économiques du marché considéré pour désigner les mêmes produits ou services, la fonction de garantie d'origine ne trouve plus à s'appliquer et l'objet spécifique justifiant principalement l'octroi d'un monopole d'exploitation n'existe plus.

Le droit concédé doit alors être déchu afin de garantir la primauté de l'intérêt supérieur constitué par la liberté du commerce et de l'industrie sauf à affecter fortement la concurrence légitime entre opérateurs économiques en empêchant même potentiellement, toute concurrence pour cause de droit des marques. ».

♦ La marque n’est pas devenue usuelle pour les produits ou services visés :

- Décision INPI, 5 avr. 2024, Inside 75 SARL c. Diva Salon AS, DC 23-0085 (DC20230085) ; Marque verbale RAPIDO qui désigne les « sièges d'intérieur à savoir sièges, chaises, chaises longues, méridiennes, fauteuils, fauteuils de relaxation, divans, canapés et banquettes, canapés et banquettes convertibles en lit, poufs, chauffeuses, à l'exception des sièges pour malades et des sièges pour bébé » :

« La plupart des nombreuses pièces fournies par le demandeur présentent l’utilisation du signe "RAPIDO" en association avec le produit qu’il désigne, à savoir avec le terme canapé, convertible ou canapé-lit, comme le fait valoir le titulaire de la marque contestée dans ses observations, de sorte que ce terme RAPIDO apparait utilisé en tant que signe distinctif.

En outre, comme le souligne encore le titulaire de la marque contestée, "seuls quelques commentaires de consommateurs emploient le terme RAPIDO seul pour mentionner le produit, par abus de langage et rapidité, qui caractérisent les échanges et commentaires déposés sur les sites web et les réseaux sociaux", ces commentaires étant insuffisants pour en déduire que le terme RAPIDO est rentré dans le langage courant pour désigner des canapés convertibles.

[…]

Or il ressort de la plupart des documents fournis par le titulaire de la marque contestée et notamment des nombreux catalogues (Annexes 2 et 3) que le terme RAPIDO est assorti du sigle ®, de sorte que cela ne peut que démontrer un usage à titre de marque et non un usage générique.

Par ailleurs, le titulaire de la marque contestée verse 17 mises en demeures adressées à divers opérateurs (Annexe E et F) datant de 2020 et 2022, leur demandant de cesser l’utilisation du terme RAPIDO, des relances de mises en demeure en l’absence de réaction des opérateurs, ainsi que plusieurs réponses d’opérateurs indiquant mettre fin à cet usage.   

[…]

Il ressort de ce qui précède, que le titulaire de la marque contestée a procédé à des démarches tant à titre préventif qu’à titre curatif afin de défendre les intérêts de sa marque, pendant la période pertinente, en utilisant de manière constante le signe ® à la suite du terme RAPIDO, ainsi qu’en adressant plusieurs lettres de mise en demeure. » ;

- CA Paris, pôle 5, 2^e ch., 8 déc. 2023, Gaiatrend SARL et al. c. Vapotard SASU, 22/00284 (M20230251) Marques FR-M et FR4 qui désignent des e-liquides pour cigarettes électroniques :

« La société Vapotard soutient également que les marques [FR-M et FR4] seraient déchues par dégénérescence dès lors que les signes désignent des saveurs des produits et non les produits eux-mêmes et seraient devenus génériques.

Pour autant, la dégénérescence n'est établie que si la marque est devenue la désignation usuelle dans le commerce du produit par la faute de son propriétaire.

La société Gaïatrend et/ou M. [U] qui ont engagé de nombreuses procédures dont les parties ont fait état pour défendre leurs marques n'ont aucunement de manière fautive laisser dégénérer leurs marques. » ;

- Décision INPI, 5 sept. 2022, Babymoov Group SAS c. Beaba SAS, DC 21-0124 (DC20210124) ; Marque BABYCOOK qui désigne les « appareils électriques pour mélanger (mixeurs), cuire ou réchauffer les repas notamment des enfants » :

« Ainsi, force est de constater que les usages allégués par le demandeur du terme "Babycook", dans les différents articles produits, au demeurant non constant, ne constituent pas un usage dans le commerce, tant par les consommateurs que par les professionnels, de la désignation usuelle des robots cuiseurs et mixeurs pour bébés mais tout au plus des abus de langage, voire, dans certains articles, des usages à titre de marque ou à tout le moins des usages pour lesquels il ne saurait être affirmé qu’il présente un caractère générique.

[…]

En effet, il ressort clairement du sondage fourni par le titulaire de la marque contestée, daté d’octobre 2021, […] que BABYCOOK est majoritairement considéré par le consommateur pertinent comme une marque, que cette marque est relativement connue dans le domaine des produits contestés et que les usages cités au point 38 et 39, résultent, ainsi que le soulève le titulaire de la marque contestée, d’une simplification de langage, d’un abus de langage.

Ce constat est par ailleurs confirmé par les pièces du titulaire de la marque contestée dans lesquelles BABYCOOK est identifié comme une marque accompagnant le nom commun qu’il désigne, à savoir un robot culinaire, aussi bien dans les articles de presse écrite et numérique, spécialisée ou non.

[…]

Par ailleurs, le titulaire de la marque contestée verse diverses mises en demeures rappelant que BABYCOOK est une marque et non un terme descriptif ou pouvant désigner de manière générique des robots cuiseurs/mixeurs (Annexe10), une action intentée en justice ayant abouti à la condamnation d’un de ses concurrents pour des faits de parasitisme (Annexe 12).

Il a par ailleurs formulé une requête auprès de la plateforme de vente Amazon aux fins de faire cesser l’utilisation de sa marque à titre de mots clés en juillet 2020 (Annexe 9).

Le titulaire de la marque contestée démontre ainsi défendre ses droits sur les marques qu’il détient, ce qui révèle la volonté active de s’opposer à la banalisation desdites marques. » ;

- Décision INPI, 29 avr. 2022, M. [H] c. GIE Sesam-Vitale et al., DC 21-0065 (DC20210065) ; Marque semi-figurative VITALE carte d'assurance maladie qui désigne des produits et services dans les classes 9, 16, 35, 36, 38, 42, 44, 45 en lien notamment avec l’émission, l’exploitation et la promotion d’une carte électronique d’assurance maladie permettant la dématérialisation des feuilles de soins établies par les professionnels de santé et ainsi, le remboursement des dépenses de santé par l’assurance maladie :

« Il apparaît que les pièces fournies par le demandeur ne portent pas sur la représentation du signe complexe pris dans sa globalité tel qu’enregistré mais sur une forme verbale précédée du terme "carte", pour former l’expression "carte Vitale", ce qui ne correspond donc pas au signe contesté.

Seuls cinq des extraits des sites internet produits par le demandeur et datés du 25 avril 2021 montrent le signe contesté tel qu’enregistré et ce pour toute la période pertinente du 15 décembre 2006 au 27 avril 2021.

Par conséquent, ces seuls documents ne permettent pas de démontrer que le signe complexe contesté soit devenu la désignation usuelle des produits et services enregistrés qui recouvrent au demeurant six classes - soit un large éventail de produits et de services - pour lesquels, en outre, un usage sérieux à titre de marque a été précédemment démontré.

[…]

[Le titulaire de la marque] justifie également avoir formé des oppositions à l’enregistrement de ces deux marques en invoquant notamment le signe contesté, ainsi qu’une opposition à l’enregistrement d’une marque VITALTER n°09 3 670 213 (pièce n°40).

Le titulaire de la marque contestée démontre en outre avoir sollicité, par assignation délivrée au demandeur le 5 août 2021, des mesures conservatoires pour préserver ses droits et intérêts dans l’attente d’une décision définitive sur la validité de la marque Carte Vitale Véhicule n°4 679 079.

A cet égard, il fournit ainsi une ordonnance du 15 octobre 2021 rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre aux termes de laquelle il est fait interdiction au demandeur de faire usage de la demande d’enregistrement de la marque CARTE VEHICULE n°4679079 et de tout signe identique ou similaire jusqu’à la décision définitive de l’Institut sur la validité de cette demande d’enregistrement.

Si cette assignation est postérieure à la période pertinente, elle peut néanmoins être prise en considération dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec les autres éléments de preuve datés, afin de confirmer l’action du titulaire dans la défense de ses droits.

Le titulaire de la marque contestée démontre ainsi défendre ses droits sur les marques qu’il détient, ce qui révèle la volonté active de s’opposer à la banalisation desdites marques. » ;

- TJ Paris, 3^e ch., 2^e sect., 18 févr. 2022, Fear of God c. Kadine, 19/04388 (M20220072 ; PIBD 2022, 1183, III-7) ; Marque verbale ESSENTIEL qui désigne les sacs à main, vêtements et chaussures :

« La déchéance du fait de la dégénérescence du signe suppose que celui- ci soit devenu usuel ou générique à l'égard des produits et/ou services pour lesquels il est enregistré, autrement dit qu'il soit entré dans le langage courant pour les désigner, ce caractère usuel ne devant pas être confondu avec la notoriété de la marque.

Le signe doit être considéré comme devenu usuel s'il n'est plus perçu par le public concerné comme l'indication d'une origine commerciale.

[…]

L'argumentation de la société F.O.G consiste à soutenir que le terme "essentiel" dans le secteur de la mode renvoie nécessairement à la désignation d’un vêtement, de chaussures ou d’un accessoire. Elle s'appuie pour ce faire sur des titres d'articles de nombreux magazines et sites internet datés de 2003 à 2020. Or, outre le fait que ces pièces n'établissent pas l'utilisation usuelle du signe par le consommateur mais par la presse - essentiellement féminine - ou des blogueuses, certaines d'entre elles démontrent qu'il n'est pas exclusivement utilisé pour désigner des vêtements, chaussures et sacs à main mais également des produits de beauté (Les essentiels de la beauté : Pièce n° 37-40), l'équipement du motard (Un essentiel de l'hiver : Pièce n°37-39), "la valise de l'été" qui inclut chapeaux et lunettes (pièce n°37-41), des sacs à dos (pièce 38-29 et 38-59) ou de plage (pièce 38-40).

Le signe n'est pas non plus utilisé de façon strictement identique à la marque puisqu'il est utilisé quasi-systématiquement au pluriel et systématiquement précédé d'un article défini et/ou d'un adjectif et généralement suivi d'un complément d'objet indirect, par exemple :- Les essentiels du printemps […]

En tout état de cause, comme jugé dans le cadre de la demande en nullité de la marque, le terme "essentiel" dans ces articles de presse, renvoie à une tendance plutôt qu'aux produits eux-mêmes. » ;

- CA Paris, pôle 5, 1^re ch., 15 sept. 2020, Bolloré SA c. Métropole Nice Côte d'Azur et al., 18/17370 (M20200173 ; PIBD 2020, 1148, III-5) ; Marques verbales BLUECAR qui désignent des voitures électriques et des services de location de véhicule :

« Il a été dit plus haut que les marques "BLUECAR" n'encourent pas la nullité en ce qu'elles seraient descriptives d'une caractéristique des produits ou services qu'elles désignent et que l'usage qui en a été fait par la société BOLLORE n'est pas descriptif mais à titre de marque.

Par ailleurs, c'est à juste raison que le tribunal a estimé que le sondage Opinionway précité fourni par la société VENAP, qui montre qu'à la question "Quelle signification en français donneriez-vous au terme BLUECAR?", 67 % de l'échantillon interrogé (de 1 021 personnes) a répondu "Voiture bleue / Bleue voiture", ne suffit pas à établir que les marques "BLUECAR" sont devenues la désignation usuelle des véhicules, notamment à propulsion électrique, ou des services de location de véhicules, la question posée induisant majoritairement, comme le souligne pertinemment la société appelante, la traduction de BLUECAR par "voiture bleue" ou "bleue voiture".

Les articles de presse, également fournis par la société VENAP, qui associent la couleur bleue à "l'électromobilité", aux modèles hybrides, à une version écologique de l'automobile ou aux voitures électriques, ne sont pas davantage probants dès lors que les marques verbales en cause ne se réduisent pas au terme BLUE mais sont constituées de l'ensemble BLUECAR.

Enfin, comme le tribunal l'a constaté, la société BOLLORE justifie de plusieurs procédures administratives et judiciaires engagées pour défendre ses droits sur ses marques "BLUECAR", ce qui révèle le souci qu'elle a de s'opposer à la banalisation desdites marques. » ;

- CA Bordeaux, 1^re ch. civ., 24 sept. 2019, Plak Ô 31 SARL c. Placoplatre SA, 17/05270 (M20190240) ; Marque verbale PLACO qui désigne notamment tous travaux de plâtrerie et d’isolation, matériaux de construction non métalliques, cloisons de plâtre :

« La société PLAKÔ31 avance également qu'il y a lieu de la déchéance de la marque au motif de sa dégénérescence, l'article L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle disposant qu'encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service.

Une telle sanction suppose réunies deux conditions cumulatives, d'une part un usage généralisé de la marque au point qu'elle ne soit plus perçue comme telle par le public mais uniquement comme la désignation d'un produit ou d'un service, d'autre part que cela provienne du fait du titulaire de la marque, c'est-à-dire de son inaction à sa protection.

De ce chef il suffit de constater que la société PLACOPLATRE justifie par les pièces versées d'une part qu'elle ne cesse d'entreprendre des actions judiciaires à l'encontre de tiers faisant selon elle un usage illicite de ses marques, d'autre part qu'elle multiplie les campagnes de communication dans la presse grand public comme professionnelle pour rappeler que Placo est une marque déposée qui ne peut être utilisée comme nom commun. Ces interventions multiples illustrent la volonté de la société PLACOPLATRE de défendre sa marque et de s'opposer à une désignation usuelle des produits et services sous ce vocable. » ;

- CA Paris, pôle 5, 2^e ch., 10 mars 2017, Solis Holding SARL et al. c. Professionnal Computer Associés France SA, 16/03997 (M20170139 ; PIBD 2017, 1070, III-294) ; Marque verbale EVIL qui désigne notamment les « claviers, souris » :

« Considérant en l'espèce, que les usages relevés du terme "Evil" pour désigner des produits autres que des claviers et des souris d'ordinateurs ne sont pas de nature à établir que ce terme est devenu la désignation usuelle dans le commerce de ces produits ; qu'en effet, s'agissant des extraits de sites internet versés aux débats et qui concernent les produits opposés, les quelques usages relevés en France du signe "Evil", en lien avec un clavier, ne sont pas suffisants à démontrer que ce terme est devenu usuel, ce d'autant que le signe est toujours associé à d'autres termes verbaux dans la désignation du produit ; que la cour relève par ailleurs que de nombreux produits autres que des claviers ou des souris d'ordinateurs comportent, au sein d'une désignation composée de plusieurs termes, le mot "Evil". » ;

- TGI Paris, 3^e ch., 4^e sect., 9 févr. 2017, La Bagagerie SAS c. YCL Motorsports SASU, 15/12645 (M20170100 ; PIBD 2017, 1075, III-525) ; Marque verbale LA BAGAGERIE qui désigne notamment des produits de maroquinerie :

« En l'espèce, s'il est vrai comme le fait remarquer la demanderesse que le terme "la bagagerie" ne figure pas au dictionnaire, il relève du sens commun que cette expression évoque le lieu où on entrepose les bagages, plus particulièrement dans un hôtel (à l'instar de "la conciergerie").

 La société YCL Motorsports verse au débat de nombreuses pièces établissant qu'est utilisé dans la presse écrite ou sur internet le terme "bagagerie" de façon usuelle depuis plusieurs années. Il est en effet utilisé sous la forme d'expressions telles qu' "articles de bagagerie" ou "collection de bagagerie" ou bien seul comme index ou mot utilisé dans un moteur de recherches pour trouver une catégorie d'articles.

Le caractère usuel de "bagagerie" est démontré, mais pas dans la forme telle qu'enregistrée comme marque, c'est à dire précédée de l'article défini "la".

Or, le caractère usuel du mot "bagagerie" employé sans l'article défini "la" ne signifie pas le lieu où l'on entrepose les bagages, mais les articles de bagages eux-mêmes ou une catégorie d'articles tels que des sacs, valises, besaces, accessoires de voyage.

C'est dans ce sens que le terme "bagagerie" est utilisé sur les sites marchands en ligne comme Décathlon, Oxbow, Quicksilver, Montblanc ou Roxy. (Procès-verbal de constat en ligne établi par huissier de justice à la demande de la défenderesse en date du 22 janvier 2016).

Concernant plus spécifiquement l'usage et le sens de l'expression "la bagagerie", le défendeur a fait établir une étude par le cabinet FLA Consultants dont le rapport du 10 août 2016 est versé aux débats (pièce 26 en défense).

Cette étude analyse l'usage de l'expression "la bagagerie" de 2010 à 2016. […] Il en résulte que l'expression "la bagagerie" est employée dans un sens générique entre 76,09% à 95%, soit une moyenne de 83,33%. Le défendeur en conclut que ce signe verbal est devenu usuel. Cependant, comme le relève pertinemment la demanderesse, seuls quelques articles de presse isolés utilisent les termes "la bagagerie" pour désigner les produits de sacs de voyage, soit seulement 12 articles de presse cités sur les 294 articles retenus pour la période de 2010 à 2016 qui utilisent les termes "la bagagerie". Toutes les autres utilisations désignent soit la marque de la demanderesse, soit un lieu dans lequel peuvent être déposés des affaires et effets personnels (et éventuellement accueillir des personnes et leur fournir certains services, comme accueillir des personnes sans-abri) ou bien désignent un moyen de stockage en ligne de documents personnels (bagagerie électronique).

Par conséquent, il n'est pas démontré que l'expression "la bagagerie" est utilisée dans le langage courant pour désigner de façon usuelle les articles de bagages comme des sacs » ;

- CA Paris, pôle 5, 2^e ch., 14 oct. 2016, Guerlain SA c. La Brosse et Dupont SAS et al., 15/18737 (M20160467 ; PIBD 2016, 1061, III-916) ; Marques figuratives représentant des petites billes qui désignent des produits de maquillage ou de cosmétiques :

« [La société défenderesse] soutient par ailleurs que les marques invoquées sont constituées d'un signe devenu usuel.

[…]

Considérant enfin que la dégénérescence suppose que la démonstration que le signe est devenu la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service, et ce du fait de l'activité ou de l'inactivité du titulaire de la marque.

Qu'en l'espèce, il a été dit que les signes, dont il convient de rappeler qu'ils sont figuratifs, ne désignent pas de façon usuelle dans le commerce des produits de maquillage ou des cosmétiques, qu'ils sont perçus par le public concerné comme une indication d'origine et qu'il existe sur le marché de nombreuses formes qui différent des petites billes en cause ; que par ailleurs la société Guerlain justifie s'être opposée à plusieurs reprises à l'usage illicite de ses marques et avoir engagé plusieurs procédures destinées à les défendre ou avoir signé des protocoles avec ses concurrents. » ;

- TGI Paris, 3^e ch., 4^e sect., 17 mars 2016, Exel Industries SA et al. c. Inwico Spraytech AG, 14/13485 (M20160225) ; Marque AIRLESS qui désigne tout « Appareil pour tout système d'application au pistolet » :

« Si les pièces du demandeur 12-1 à 12-21 font apparaître l'usage du terme AIRLESS pour une technologie de pulvérisation, il n'est pas démontré que ce terme est devenu la désignation usuelle de "tout appareil pour tout système d'application au pistolet" produit couvert par la marque. » ;

- CA Paris, pôle 5, 2^e ch., 27 nov. 2015, Cimax SARL et al. c. Groupe Industrie Services Info, 14/25745 (M20150506 ; PIBD 2016, 1041, III-29) ; Marque SMART INDUSTRIES qui désigne des produits et services des classes 16, 35, 38 et 41 :

« Ceci rappelé, il n'est pas démontré par les pièces communiquées par l'intimée qu'à l'époque du dépôt de la marque SMART INDUSTRIES en 2012 l'expression "Smart Industrie" était usuellement utilisée dans le langage professionnel de l'industrie pour signifier "industrie intelligente" et que cette expression qui s'applique au phénomène industriel relatif aux avancées technologiques liées à l'automatisation de la connexion entre objets, soit la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits et services visés à l'enregistrement ci-dessus mentionnés, notamment pour désigner l'organisation des colloques, conférences ou congrès, quel qu'en soit le thème ou le sujet, de sorte qu'elle revêt un caractère distinctif et arbitraire pour désigner ces produits et services et qu'elle est apte à indiquer l'origine des produits et services visés dans ce dépôt.

Il n'est par ailleurs pas démontré que cette dénomination est usuellement employée pour désigner l'ensemble de ces mêmes produits et services y compris pour désigner les organisations de colloques ou conférences dont la Smart Industrie peut en être le sujet.

Il s'ensuit que les demandes en nullité et déchéance pour dégénérescence de cette marque ne sont pas fondées. » ;

- CA Nancy, 1^re ch. civ., 6 oct. 2015, Florent L c. Buckfast France SAS et al., 14/02105 (M20150406 ; PIBD 2015, 1040, III-839 ; arrêt rendu sur renvoi après cassation : Cass. com., 24 juin 2014, 13/19651, M20140408, PIBD 2014, 1013, III-740, Propr. intell., 54, janv. 2015, p. 86, p. 96, J. Canlorbe) ; Marque verbale BUCKFAST qui désigne les produits et services relatifs à l’élevage des abeilles et au miel, pollen et autres produits de la ruche :

« Il résulte de ces éléments que si les termes "Buckfast" et "Buck" sont devenus au fur et à mesure du temps des termes usuels pour désigner un type d'abeilles issu d'un travail de sélection et de croisement entre des individus appartenant à des races d'abeilles, ce phénomène ne peut être considéré comme le fait de M. F, titulaire de la marque déposée "Buckfast" dans la mesure où il a régulièrement effectué des actes propres à la défendre et à empêcher qu'elle soit utilisée par d'autres apiculteurs. » ;

- CA Paris, pôle 5, 2^e ch., 12 juin 2015, Reglab SARL c. Cathia C, 14/11690 (M20150310 ; PIBD 2015, 1036, III-672) ; Marque verbale MODERN’STREET qui désigne les services « éducation, formation, activités sportives et culturelles, divertissements, informations en matière de divertissement ou d'éducation, publication de livres, production de films sur bandes vidéos, location de films cinématographiques, organisation de concours (éducation ou divertissement), organisation et conduite de colloques, conférences, ou congrès. Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs. Support d'enregistrement numérique et magnétique » :

« Pour justifier de la désignation usuelle des termes Modern'Street pour désigner un style de danse tant par le public que les professionnels, la société Réglab communique des extraits de sites internet. Cependant le contenu de plusieurs de ces sites est en langue anglaise non traduit et s'adresse à un public anglophone et rien n'indique qu'ils s'adressent à des internautes français.

[…]

Les cours de danses proposés par plusieurs écoles de danse et professionnels font état de cours de danse de type street danse, street jazz, modern jazz, danse modern.

Aucun dictionnaire ne mentionne le terme modern'street concernant la danse. Le guide du petit Futé 2009 -Rennes a mentionné la dénomination modern-street dance rectifiée par la suite en moderne et street dance.

[…]

Il est justifié par ailleurs par des échanges d'e-mails, attestations, lettres de mise en demeure en janvier 2012, lettres de réponse de ses interlocuteurs, que madame C appose très fréquemment le symbole ®  à sa marque et précise aux personnes avec qui elle collabore et aux personnes qui participent à ses stages qu'il s'agit d'une marque déposée et leur rappelle ses droits en cas d'oubli de leur part.

Il en ressort que la dénomination Modern'Street n'est pas devenue la dénomination usuelle d'un style de danse et que madame C tant à titre préventif que curatif fait des démarches pour défendre sa marque. » ;

- CA Paris, pôle 5, 2^e ch., 5 juin 2015, L'Onglerie SASU c. JCDA SAS, 14/10898 (M20150299 ; PIBD 2015, 1036, III-675) ; Marque semi-figurative L’ONGLERIE qui désigne les « Produits cosmétiques pour le soins des mains, des ongles et des pieds et, plus généralement, cosmétiques, produits de parfumerie, huiles essentielles. Services rendus par un franchiseur, à savoir formation de base des franchisés et du personnel dans les domaines d'activités des centres de manucure et de pédicure et des instituts de beauté; formation de base des franchisés dans le domaine de l'exploitation et de la direction d'une entreprise commerciale et, plus particulièrement, de centres de manucure et de pédicure et d'instituts de beauté. Services de poses d'ongles acryliques permanents et, plus généralement, services relatifs au soin et à la beauté des mains, des ongles et des pieds ; salons et instituts de beauté » :

« Que toutefois, outre le fait que l'intimée reconnaît elle-même dans ses écritures que "la société L'ONGLERIE s'efforce de défendre sa marque", il y a lieu de constater que tous les usages invoqués concernent le mot "onglerie" et non pas la marque semi-figurative telle que déposée. ».

Sylvie Lepoutre
Rédactrice au PIBD